Auteursrecht: automatische bescherming op creatieve werken

Van fashion, meubels en kunst tot teksten, foto’s en andere content

Auteursrecht (of copyright) is het exclusieve recht om een werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Auteursrecht ontstaat automatisch. Alle ‘werken’ die vallen onder de definitie in de Auteurswet zijn automatisch beschermd. Van meubels, kleding, teksten, muziek, logo’s en foto’s tot de inrichting van winkels, bouwwerken, spelconcepten en reclamecampagnes. Maar dat betekent niet dat je helemaal niets kunt of hoeft te doen om met succes bescherming op je werken te kunnen claimen. Dit zijn de do’s en dont’s voor het optimaal beschermen van je creaties.

Wat is een ‘werk’? Een creatie o.b.v. persoonlijke keuzes

Een werk in de zin van de Auteurswet, is een creatie met een eigen, oorspronkelijk karakter waarbij persoonlijke keuzes zijn gemaakt (zie hierna onder: ‘© origineel en persoonlijke keuzes’). Veel creaties zijn geïnspireerd op werk van een ander. Dat is zeker het geval in branches waarin veel wordt gekopieerd, zoals de meubel- en kledingbranche. Dan is het de vraag of jouw creatie voldoende origineel is. Maar ‘je laten inspireren’ is toegestaan en het betekent niet zonder meer dat er voor dergelijke creaties geen bescherming kan worden geclaimd. Dat is alleen het geval als er onvoldoende eigen, persoonlijke keuzes zijn toegevoegd.

Niet alle creaties zijn beschermd

Sommige creaties, zoals de meeste slogans, zijn te eenvoudig om te beschermen via het auteursrecht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de slogan ‘Zo. Nu eerst een Bavaria’. Het gaat er bij auteursrechtelijke bescherming niet om of het maken van een werk veel ‘bloed, zweet en tranen’ heeft gekost. Een simpele tune is al snel auteursrechtelijk beschermd, terwijl de (ietwat gewijzigde) reproductie van een schilderij als De Nachtwacht heel veel werk kost, maar toch geen auteursrecht oplevert.

Alles wat technisch bepaald is in een creatie, levert ook geen auteursrecht op. Dat geldt bijvoorbeeld voor Dyson-stofzuigers; allerlei elementen in die stofzuigers zijn bijzonder handig, maar uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming.

Zijn ideeën ook beschermd?

Ideeën zijn niet beschermd zo lang ze niet concreet zijn uitgewerkt. De reden daarvan is dat hetzelfde basisidee op tal van manieren kan worden uitgewerkt en daaraan dus een hele andere invulling kan worden gegeven. Dat levert hele verschillende creaties op die elk auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. Ideeën van een ander  mogen dan ook worden gebruikt zo lang je er maar een eigen draai aan geeft in de uitwerking. Hetzelfde geldt voor een concept of stijl: die zijn als zodanig niet te beschermen, alleen voor de concrete uitwerking kan bescherming worden geclaimd. Zo kon Red Arrow het TV-programma ‘Het Geheim van een Goed Huwelijk’ niet verbieden op basis van het afwijkende TV-format voor ‘Married at First Sight’. Het idee is hetzelfde, het uitgewerkte format is verschillend.

Wie is de rechthebbende?

De hoofdregel in het auteursrecht is: de maker is de rechthebbende. Dat is logisch, want de maker is degene die de creatieve keuzes maakt. Vaak wordt gedacht dat de opdrachtgever, die de rekening voor het maken van het werk betaalt, automatisch de rechthebbende is. Maar die vlieger gaat over het algemeen niet op. Wie voor een werk betaalt, bepaalt niet wie de rechthebbende is.

Op de hoofdregel ‘wie maakt, heeft de rechten’ bestaan diverse uitzonderingen:

  • Als een werk voor het eerst openbaar wordt gemaakt door een bedrijf zonder dat daarbij de naam van de feitelijke maker wordt vermeld, wordt dat bedrijf geacht de rechthebbende te zijn. Dat is alleen niet het geval als dat onrechtmatig zou zijn tegenover de maker, bijvoorbeeld omdat er afspraken zijn gemaakt dat de maker de rechthebbende blijft.
  • Soms is de ‘maker’ alleen degene die een werk daadwerkelijk maakt, zonder dat diegene het creatieve denkwerk heeft verricht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de drukker die het boek daadwerkelijk maakt, maar het niet geschreven heeft. De partij onder wiens leiding en toezicht een werk tot stand is gekomen, is in de rechthebbende.
  • Een werkgever wordt automatisch de auteursrechthebbende voor alle werken die werknemers maken in de uitoefening van hun functie. Dat is dus niet het geval voor een politieagent die een boek schrijft (in zijn vrije tijd). Dat hoort niet bij de functie als politieagent dus de werkgever kan in dat geval geen aanspraak maken op de auteursrechten op dat boek.
  • Als er meerdere makers zijn die ervoor gezorgd hebben dat een werk tot stand is gebracht, hebben die een gezamenlijk auteursrecht. Dat is een situatie die beter voorkomen kan worden, omdat de ene rechthebbende niets mag met het werk zonder medewerking van de andere(n). Die situatie leidt in de praktijk geregeld tot conflicten.
  • Partijen kunnen ook onderling iets anders afspreken: het auteursrecht kan worden overgedragen aan een andere partij. Als bijvoorbeeld een website wordt gemaakt, kan het bedrijf dat de website gaat gebruiken bedingen dat het de auteursrechten overgedragen krijgt. Let op: auteursrechten moeten schriftelijk worden overgedragen.

Het is hoe dan ook belangrijk dat vooraf goede (schriftelijke) afspraken worden gemaakt. De meeste conflicten ontstaan als dat niet is gebeurd en partijen elk van een ander uitgangspunt en andere verwachtingen uitgaan.

Wanneer is er sprake van inbreuk?

Bij de beoordeling of sprake is van inbreuk op het auteursrecht van een andere partij, wordt in de eerste plaats bekeken welke kenmerken van een werk auteursrechtelijk beschermd (kunnen) zijn, oftewel: welke kenmerken zijn origineel zijn en dragen het persoonlijk stempel van de maker? Vervolgens wordt gekeken of die kenmerken ook voorkomen in het mogelijk inbreukmakende werk. Als dat zo is, en de totaalindruk van beide werken komt overeen, dan is er sprake van inbreuk. Let op: ook als een werk bestaat uit kenmerken die al bestonden in andere werken, dan nog kan zo’n werk auteursrechtelijk beschermd zijn als de combinatie van die al bestaande kenmerken tot een origineel werk leidt.

© Origineel en persoonlijke keuzes

Hoe bewijs je nu dat een werk origineel is en dat je persoonlijke keuzes hebt gemaakt?

Originaliteit wordt bepaald door te kijken naar eerdere werken: in hoeverre bestond een werk al? Er moet bij die eerdere werken gekeken worden naar de auteursrechtelijk beschermde (lees: oorspronkelijke/eigen) trekken. In inbreukzaken doet degene die aangesproken wordt op het maken van inbreuk er goed aan zoveel mogelijk na te gaan welke oudere werken er al bestaan met min of meer dezelfde karakteristieke kernmerken als het werk waarvoor bescherming wordt geclaimd.

Zo zal een meubelbedrijf dat meubels maakt uit sloophout en dat wordt aangesproken door de bekende ‘sloophout-meubelontwerper’ Piet Hein Eek, op zoek moeten gaan naar oudere meubelontwerpen die gemaakt zijn van sloophout en die zoveel mogelijk op de ontwerpen van Piet Hein Eek lijken. Er zijn diverse meubelbedrijven waarbij dat niet gelukt is, zie bijvoorbeeld hier, hier en hier.

Of er persoonlijke keuzes zijn gemaakt in een ontwerp, is een beoordeling die de rechter uiteindelijk maakt, bijvoorbeeld aan de hand van verklaringen van de ontwerper. Je moet dus kunnen onderbouwen waaruit de persoonlijke keuzes bestaan. Dat kan bijvoorbeeld zijn de stijl die een ontwerper gebruikt (al is de stijl zelf dus niet auteursrechtelijk beschermd), de wijze waarop een ontwerp tot stand komt, de kleuren en het materiaal dat gebruikt is et cetera.

Bij foto’s kunnen de persoonlijke keuzes bijvoorbeeld blijken uit het onderwerp van de foto, de sfeer die een foto uitstraalt, de uitsnede die gemaakt wordt, net als andere nabewerkingen zoals het contrast, de hoek van waaruit een foto genomen is, in hoeverre er is ingezoomd op een bepaald element van de foto, de belichting et cetera.

Wat kan je claimen als rechthebbende?

Als je de auteursrechthebbende bent op een bepaald werk, dan kan je andere partijen waarvan je vindt dat die inbreuk maken, daarop aanspreken en ze vriendelijk, maar dringend verzoeken om (onder andere):

  • Direct en definitief te stoppen met elk inbreukmakend gebruik (dat wil zeggen elke openbaarmaking en verveelvoudiging van het inbreukmakende werk);
  • Opgave van de inbreukmakende aantallen die zijn ingekocht, verkocht, in voorraad zijn etc., als het gaat om inbreukmakende producten;
  • Vernietiging of afgifte van de voorraad inbreukmakende producten;
  • Vergoeding van de geleden schade;
  • Vergoeding van de juridische kosten (inclusief advocaatkosten – die moeten in dit soort zaken in beginsel ook vergoed worden).

Dit is een selectie van de claims die je kunt indienen, waarbij het stoppen met het inbreukmakende gebruik natuurlijk het eerste vereiste is. In sommige gevallen kan ook van belang zijn dat er een rectificatie wordt geplaatst door de veronderstelde inbreukmaker of dat er informatie wordt gegeven over de bij de inbreuk betrokken partijen (zoals de leverancier).

Maar pas wel op als je een sommatiebrief verstuurt: het moet wel aannemelijk zijn dat je inderdaad auteursrechten kunt claimen op een werk. Als overduidelijk is dat dat niet zo is, kan je dat duur komen te staan en kan de aangesproken partij betogen dat je onrechtmatig handelt. Alle daardoor geleden schade zal je in zo’n geval moeten vergoeden.

In de praktische handboeken voor ondernemers ‘IE in Bedrijf’ lees je alles over auteursrecht en inbreuk, met tal van voorbeelden uit de praktijk. Ze zijn te koop bij de reguliere en online boekhandels (bijvoorbeeld: Bol.com en managementboek.nl) en als eBook te downloaden via de online aanbieders. Kijk voor een (gratis) te downloaden inkijkexemplaar op de website www.ie-inbedrijf.nl.

Portretrecht: do’s en dont’s van gebruik van portretten in reclame

Steeds vaker worden bekende personen, maar ook ‘gewone mensen’ afgebeeld in reclamecampagnes en advertenties. Maar: adverteerders en reclamebureaus maken niet altijd (goede) afspraken over het gebruik van iemands portret. Of denken dat volstaan kan worden met gebruik van een lookalike. Dat kan kostbare gevolgen hebben. Dit zijn de do’s en dont’s voor het gebruik van portretten in reclame.

Wat is een ‘portret’? Een herkenbare weergave

Bij de term ‘portret’ zal meestal gedacht worden aan een foto, tekening of schilderij van iemands gezicht. Maar de term omvat in juridische zin veel meer. Het gaat om een herkenbare weergave van een persoon. Daaronder valt bijvoorbeeld:

  • een gezicht
  • een karikatuur
  • een (lichaams)houding
  • een silhouet
  • een lookalike

Zolang er maar een bepaalde persoon in te herkennen is.

Een voorbeeld van een silhouet/lookalike dat als portret wordt gezien, volgt uit een advertentie in de Telegraaf (rechts) van Yellow Bear (iLocal.nl). Dat is een concurrent van de Gouden Gids die een oproep doet om ‘De Gids de rug toe te keren’:

De Gouden Gids gebruikte voor haar advertenties Katja Schuurman (afbeelding links). De Gouden Gids had bezwaar tegen het gebruik van de lookalike door iLocal.nl, startte een rechtszaak vanwege inbreuk op het portretrecht van Katja Schuurman en kreeg gelijk: ‘De vrouw in de reclame-uitingen voor iLocal.nl … heeft hetzelfde kapsel en dezelfde haarkleur als [Katja] hetzelfde silhouet, postuur en houding en gelijksoortige hoge hakken. …. Er is derhalve sprake van een portret.’

Zelfs een bepaald stemgeluid kan onder het begrip ‘portret’ vallen en verboden worden.

Portretrecht in de Auteurswet: twee situaties

Het portretrecht is geregeld in de Auteurswet. Daarin staat welke rechten de persoon heeft waarvan een portret is gemaakt, de zogenoemde geportretteerde. En in de Auteurswet staat ook wie de eventuele auteursrechten heeft op het gemaakte portret, bijvoorbeeld als het gaat om een foto of schilderij. Dat is meestal de fotograaf respectievelijk de schilder.

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel een portret is in opdracht gemaakt, of niet. Of er sprake is van een portret dat gemaakt is in opdracht, is van belang om te bepalen wie er wat mee mag doen.

Portret in opdracht

Hierbij gaat het om een portret dat in opdracht wordt gemaakt van de geportretteerde. Anderen dan de geportretteerde mogen het portret niet zonder zijn/haar toestemming gebruiken. Voor adverteerders en reclamebureaus is deze situatie over het algemeen niet snel van toepassing.

Portret niet in opdracht

Deze situatie is in de reclamewereld veel gebruikelijker: in een campagne wordt bijvoorbeeld een willekeurige portretfoto gebruikt. Soms met, soms zonder toestemming.

Als een portret niet in opdracht is gemaakt, kan het gebruik daarvan op twee manieren worden tegengegaan. In de eerste plaats door degene die de auteursrechten op het portret (zoals een foto) heeft. En daarnaast door de geportretteerde, op voorwaarde dat diegene daar een redelijk belang bij heeft.

Als adverteerder of reclamebureau moet je er dus altijd op bedacht zijn dat als je (zonder toestemming vooraf) een portret van iemand gebruikt, daartegen bezwaren kunnen bestaan; enerzijds bezwaar van de auteursrechthebbende (als het bijvoorbeeld gaat om een foto), anderzijds van degene van wie het portret is gebruikt: de geportretteerde. En dat kan verstrekkende, vooral financiële gevolgen hebben.

Bezwaar van de auteursrechthebbende

Degene die een portret maakt van iemand, zoals een foto, is in beginsel de auteursrechthebbende. -. Deze fotograaf bepaalt of een foto door anderen mag worden verspreid of gekopieerd. Als zo’n foto in een reclamecampagne wordt gebruikt, zonder dat de fotograaf daartoe toestemming heeft gegeven, kan die zich daartegen verzetten en onder meer schadevergoeding vragen. Bijvoorbeeld in de vorm van gemiste licentievergoedingen.

Daarnaast kan dus de geportretteerde bezwaar maken tegen gebruik van zijn/haar portret. Op voorwaarde dat diegene daar een redelijk belang bij heeft dat zwaarder weegt dan het belang dat het reclamebureau of de adverteerder heeft om het portret te gebruiken.

Redelijk belang om gebruik in reclame tegen te gaan

Bij beantwoording van de vraag of iemand een redelijk belang heeft om gebruik van zijn/haar portret tegen te gaan, zijn twee situaties te onderscheiden: 1. gaat het om ‘zomaar iemand’ of 2. gaat het om een bekende persoon?

1. Redelijk belang van ‘zomaar iemand’

Gebruik van een foto of afbeelding in advertenties van zomaar iemand – geen BN’er – kan niet altijd worden tegengegaan. Als bijvoorbeeld een foto wordt gebruikt van een straatbeeld waarop iemand (toevallig) afgebeeld staat, zal er geen redelijk belang zijn om zich tegen gebruik van zo’n foto te verzetten.

Anders kan dat worden als de foto wordt gebruikt in een bepaalde context waarmee degene op de foto niet geassocieerd wil worden. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het artikel ‘Is Schiphol nog veilig?’ op de voorpagina van de Volkskrant, geïllustreerd  met een foto van een willekeurige persoon die niets met de (on)veiligheid op Schiphol te maken heeft. Geen reclamecampagne, maar de uitkomst – degene op de foto kan zich verzetten en krijgt schadevergoeding – zal hetzelfde zijn.

De rechter maakt altijd een afweging tussen de belangen die spelen: enerzijds het belang van de adverteerder op informatievrijheid en anderzijds het belang van de geportretteerde om zich te verzetten, bijvoorbeeld omdat zijn/haar portret gebruikt wordt op een commerciële en onwenselijke manier. Daarvan was sprake in de zaak ‘Discodanser’.

In 1997 krijgt een student 75 gulden om met ontbloot bovenlijf te dansen in voormalig discotheek de IT (Amsterdam). Daar wordt een foto van gemaakt die de eigenaar van de IT gebruikt voor een reclamefolder met het opschrift ‘Mooi bloot gezocht voor de Toplessparty’. Deze folder wordt ook in zijn geheel afgedrukt op de achterzijde van de Gay-krant, het grootste homo- en lesbienneblad van Europa. Voor de (hetero) student niet wenselijk. Hij wilde helemaal niet geassocieerd worden met de homobeweging. De student start een procedure en krijgt gelijk: het publiek zal er (ten onrechte) van uitgaan dat voor het gebruik van de foto toestemming is gegeven door die persoon.

Ook gewone mensen kunnen zich dus verzetten tegen gebruik van hun portret in reclame. Zij hebben alleen geen zogeheten ‘verzilverbare populariteit’ zodat de eventuele schadevergoeding die betaald moet worden door een adverteerder/reclamebureau vaak een stuk lager is dan bij bekende personen als BN’ers.

2. Redelijk belang van een BNér – verzilverbare populariteit

Voor een (internationaal of nationaal) bekend persoon is het eenvoudiger zich te verzetten tegen gebruik van diens portret in reclamecampagnes. Bekende personen hebben namelijk een ‘verzilverbare populariteit’. Dat betekent dat zij normaliter voor het gebruik van hun portret geld kunnen vragen (en krijgen).

De vraag die hierbij om de hoek komt kijken, is natuurlijk: wat is een redelijke vergoeding die betaald moet worden voor gebruik van een bekend persoon in reclamemateriaal? Meestal wordt daarbij gekeken naar de vergoeding die zo iemand normaal gesproken vraagt of kan vragen. Bekendere personen krijgen dan dus een hogere vergoeding dan minder bekende.

En hoe zit dat dan met lookalikes?

Een lookalike is strikt genomen geen portret van degene op wie de lookalike lijkt. Maar: de (bekende) persoon in kwestie die ermee is bedoeld, zal herkenbaar zijn en dus kan een lookalike vaak toch gelden als portret van die bekende persoon. Zie het hiervoor beschreven voorbeeld van Katja Schuurmans lookalike.

Dat was ook het geval in een zaak waarin een lookalike van Max Verstappen werd gebruikt voor een commercial van online supermarkt Picnic. Volgens Picnic een ludiek filmpje, maar dat kan het jonge bedrijf nog wel eens duur komen te staan.

https://blog.legaldutch.nl/wp-content/uploads/2017/10/max-verstappen-jumbo-picnic-1024x427.jpg
Still uit het gewraakte filmpje

Max Verstappen heeft een exclusief contract met supermarkt Jumbo en figureert in een Jumbo reclamecampagne. Picnic bedacht – vlak nadat het bedrijf gelanceerd was – een ludieke actie op social media en gebruikte daarbij een lookalike van Max Verstappen. Anders dan in de Jumbo-commercial waarin Max Verstappen de boodschappen razendsnel thuis bezorgt, doet de ‘Picnic Max Verstappen’ het ogenschijnlijk rustiger aan, maar bezorgt hij wel gratis thuis. Het management van Max Verstappen kan niet lachen om de commercial van Picnic en start een procedure. De rechter vindt dat Picnic de lookalike niet had mogen gebruiken. Het was duidelijk de bedoeling van Picnic om in de commercial het beeld van Max Verstappen op te roepen. Daar moet voor betaald worden. De vraag is alleen nog hoeveel schadevergoeding Picnic moet betalen. Max Verstappen heeft 350K geëist, maar of dat ook toegewezen wordt?

Dit niet vergeten als je juridische geschillen wil voorkomen

Als je als adverteerder of reclamebureau een portret van iemand wil gebruiken in een commercial of advertentie, vraag dan waar mogelijk vooraf toestemming. In de eerste plaats aan de eventuele auteursrechthebbende, zoals de fotograaf die de foto heeft gemaakt (beter nog: maak zelf een foto/afbeelding).

Daarnaast: als de geportretteerde zelf mogelijk een redelijk belang heeft om zich te verzetten tegen gebruik, vraag dan óók aan hem/haar toestemming. Betaal zo nodig een (kleine) vergoeding. Die vergoeding zal waarschijnlijk een stuk lager zijn dan de vergoeding die achteraf betaald moet worden. Gebruik daarnaast niet zomaar een lookalike van een BN’er. Ook lookalikes worden vaak gezien als portret van die BN’er en aangezien die een verzilverbare populariteit heeft, kan dat een kostbare grap zijn.

Wat als het toch mis gaat?

Als adverteerder kun je worden aangesproken op inbreuk op het portretrecht van iemand die zonder toestemming is afgebeeld in een campagne. In de eerste plaats wordt een verbod op de campagne gevorderd. Meestal is het kwaad dan echter al geschied: de campagne heeft (media)aandacht gekregen. Vaak wordt naast een verbod een rectificatie gevraagd zodat iedereen weet dat de adverteerder fout zat. En: schadevergoeding. Hoe hoog die vergoeding moet zijn, verschilt van geval tot geval. Als inbreuk is gemaakt op het portretrecht van een bekende persoon, kan die vergoeding aardig oplopen. Zo kreeg Louis van Gaal € 25.000 voor het gebruik van zijn portret (te weten: zijn houding op de bank bij een voetbalwedstrijd, zie afbeelding) in een advertentie zonder dat hij daar toestemming voor had gegeven. Hij had een bedrag van € 100.000 gevraagd.

Max Verstappen vraagt € 350.000 voor het gebruik van zijn lookalike in de Picnic-commercial. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat bedrag wel naar beneden worden bijgesteld. De hoogte van de vergoeding zal onder andere afhangen van het bedrag dat hij bij Jumbo krijgt voor het exclusieve gebruik van zijn portret in de Jumbo-commercial. Dat Picnic moet betalen, staat wel vast. Dat is het risico voor elke adverteerder die zonder toestemming een portret gebruikt.

Dit artikel is eerder verschenen bij LegalDutch.

IP Update 2

The secret weapon of the Benelux trademark registration

Benelux trademark registrations have a huge advantage compared to other, f.i. EU registrations. The Benelux Convention on Intellectual Property (BCIP) provides for additional protection, namely against the use of signs other than as a trademark. As in most trademark law systems, a Benelux trademark owner is able to stop the use of (1) an identical sign for identical/similar goods and/or services, (2) a similar sign for identical/similar goods and/or services if a likelihood of confusion exists and (3) an identical/similar sign without due cause that takes unfair advantage of or is detrimental to the distinctive character or the repute of the trademark that enjoys a reputation in the Benelux territory. Benelux trademark owners are also able to stop the use of a sign ‘for purposes other than those of distinguishing the goods or services, where use of the sign without due cause would take unfair advantage of or be detrimental to the distinctive character or the repute of the trademark.’ In practice, this clause is mainly relied on in cases where the trademark owner tries to stop the use of a trade name (company name), a domain name or use in social media/on internet in general. Often with success. Companies that are on the verge of making a decision as to where to apply for a trademark registration should take this advantage into account.

The well-known and talented Dutch Formula 1 driver Max Verstappen earns serious amounts of money with racing. But there is an alternative financial source: his portrait.

IP Update 1

 

Don’t forget the moral rights of architects!

At the Dutch museum ‘Naturalis’ (an internationally recognized authority on biodiversity) the ‘T.Rex in Town-exposition’ can now be visited. This exposition attracts many visitors, Dutch as well as from abroad. The rest of the museum is closed for a large-scale renovation in order to be able to deal with the increasing number of visitors.

That renovation led to a tough legal dispute over copyrights and the accompanying moral rights of the architect Fons Verheijen who originally designed the museum. The architect claimed that with the planned renovation his design would be crippled which could jeopardize his reputation. This can be seen as a violation of his moral rights (the so-called ‘droit au respect’). During the legal proceedings, the renovation of the museum could no longer be postponed and had already started. Stopping the renovation and turning it back would be a disaster for Naturalis. Yet, that is what the court in interim injunction proceedings did: Naturalis had to stop the renovation until the court in the simultaneous proceedings on the merits would decide whether the renovation would mean an infringement of the rights of the architect.

But then the parties settled: the only thing the architect could do was claim a high amount of damages. And the only thing Naturalis could do was pay. Ignoring the moral rights of the architect cost Naturalis 1.5 Million Euros… An expensive lesson. Hopefully the visitors do not have to pay for that.

Animal drinks

Over 10 years ago, a legal battle started between Red Bull and the Dutch coffee shop operator The Bulldog. This battle was caused by the registration and use of the trademark THE BULLDOG for energy drinks.

In the opinion of Red Bull this trademark was confusingly similar to its own RED BULL mark, or at least The Bulldog would take unfair advantage of or could be detrimental to the reputation of Red Bull’s well-known trademark.

The clash between the bulls ended up in a complicated legal battle about interpretation of law which – via the Dutch Supreme Court – even went all the way up to the highest European Court, the European Court of Justice in Luxemburg. The European Court gave its judgment and after referral decisions and more than 10 years of legal battle the court of appeal in The Hague simply ruled that the trademarks could not even be considered similar. As a consequence, to put it as simply as possible: in the view of this court Red Bull did not have a case and the court did not have to look into all the legal nitty-gritties that the parties had been debating about for years. Looking at the past, we would be surprised if this judgment is really the end of this sage. Red Bull is probably not ready to give up yet…

 

Sometimes the strength lies in its simplicity

The Dutch like beschuit, unique to the Netherlands and best described as a kind of dry, crunchy and brittle toast, always round of shape. This typical breakfast materialplays an important role in a typically Dutch tradition to celebrate the arrival of a baby (if you wonder, search for: ‘beschuit met muisjes’). The usual packaging for beschuit is a tight foil wrapping, which opens from the top. One disadvantage: how to get the biscuits out of the wrapping without breaking them… A problem that many Dutch experienced for decades, and which was solved by a Dutch man, Mr. Tempel, in 1999. He made a cut-out in the beschuit, which acts as a finger hold and filed a patent for this invention. A very simple but genius solution that is appreciated by many. Not surprisingly, premium biscuit brands wish to offer their customers with premium handling comfort provided by this cut-out technique, preferably without paying royalties to Mr. Tempel.

Two Dutch biscuit players, Bolletje and Van der Meulen, have tried to invalidate the beschuit patent, without success. This ended in entering into a license agreement with Tempel.

Recently, Continental Bakeries (CB) also wanted to have cut-out beschuit. CB invited Tempel for a meeting to discuss a license. For health reasons Tempel was not able to join any discussions at that moment and he asked for some patience. CB’s patience was tested and apparently it did not have much. Instead awaiting better moments, it initiated invalidity proceedings, once more trying to wipe the patent. CB stated that the claimed solution, as simple as it is, is obvious and cannot be considered a patentable invention. A wrong assessment and likely prompted by hindsight. Again, a multimillion company could not stand up against the patent of Mr. Tempel. After this defeat, at the end of 2016 in other court proceedings, CB tried to force Tempel to grant a license on the patent after all. But also these proceedings turned out in Tempel’s advantage, leaving CB empty handed.

Registered design rights prove valuable again

Every now and then the value of registered design rights (‘RCDs’ – Registered Community Designs) becomes clear in lawsuits over design protection. RCDs appear to be a hidden IP-secret.

Recently, a new toy was launched: small plastic Velcro play balls in various colours named ‘Bunchems’. By ‘sticking’ these play balls to each other, many forms and figures can be made. The manufacturer, Spin Master, has protected the play balls i.a. with an RCD for the fluffy design of the play balls.

 

As in many cases, successful products can count on being copied. High5 sells almost identical small plastic Velcro play balls in various colours: ‘Linkeez’. Spin Master started interim injunction proceedings based on its registered EU design rights and won: the Linkeez play balls infringe the design rights of the Bunchems play balls. The interlocutory judge deems the RCD of Spin Master to be valid and the Linkeez play balls to be infringing. Besides being prohibited to use the Linkeez play balls in all EU-countries, High5 needs to publish a rectification.

This newsletter can also be received automatically by e-mail. If you would also like to receive our IP Updates by e-mail, please subscribe via ipupdate@legaltree.nl

De familie MOSZKOWICZ blijft onderwerp van juridische geschillen

Auteursrecht Robert Moszkowicz

Een paar dagen geleden was al in diverse media te lezen dat Robert Moszkowicz, broer van onder andere Bram Moszkowicz, het niet voor elkaar heeft gekregen om de VPRO te verbieden de televisieserie ‘De Maatschap’ uit te zenden.

Robert Moszkowicz vindt dat de VPRO met de serie inbreuk maakt op zijn auteursrechten op de autobiografie ‘De Straatvechter’. Moszkowicz probeerde daarmee bescherming te claimen op bepaalde feiten en gebeurtenissen die al voor het verschijnen van zijn boek openbaar waren. Dat is niet mogelijk, oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam terecht.

Auteursrecht rust niet op feiten. Er kan alleen auteursrecht worden geclaimd op werken die een ‘eigen, intellectuele schepping’ opleveren. Oftewel: creaties waarbij eigen – persoonlijke – keuzes zijn gemaakt. De auteur moet dus eigen, persoonlijke keuzes maken om auteursrecht te kunnen claimen. Dat is niet het geval bij feiten of gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden.

De Maatschap mag dus gewoon worden uitgezonden.

Merkrecht MOSZKOWICZ

Maar dit is niet het enige ‘Moszkowicz-geschil’ waarover deze week werd bericht. Twee jaar geleden was de naam MOSZKOWICZ al onderwerp van een merkenrechtelijk geschil (zie hierover mijn blog ‘Moszkowicz, Moszkowicz of Moszkowicz: wie heeft recht op het gebruik als merk?’), toen binnen de familie zelf. Dit keer bericht Advocatie dat het merk MOSZKOWICZ is ingezet om de Toneelgroep Maastricht te verbieden de naam ‘Moszkowicz’ te gebruiken voor het opvoeren van een toneelstuk over de komst en ondergang van voormalig advocaat Bram Moszkowicz.

Inzet van het geschil is het merk MOSZKOWICZ dat een van de Moszkowicz-broers, Max (jr.), heeft geregistreerd (tegen ditzelfde merk werd vorig jaar nog bezwaar gemaakt door David en Max (sr.) Moszkowicz, zoals hiervoor beschreven). Het merk is in 2015 ingeschreven voor onder andere ‘het samenstellen, produceren, regisseren, uitvoeren en presenteren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek- , amusements- en theaterprogramma’s’.

Bij merkregistraties is het zo dat het merk na inschrijving de eerste 5 jaar niet gebruikt hoeft te worden. Maar ná die 5 jaar geldt dat een merkregistratie vervallen kan worden verklaard voor die producten en/of diensten waarvoor het merk weliswaar is ingeschreven, maar waarvoor het niet is gebruikt.

Voor het merk MOSZKOWICZ geldt dat deze vijfjaarstermijn voorlopig nog niet voorbij is en Max Moszkowicz het merk dus ook nog niet hoeft te gebruiken voor bijvoorbeeld het uitvoeren van theaterprogramma’s. Hij kan zijn merkregistratie dus voorlopig nog inzetten tegen partijen zoals de Toneelgroep Maastricht. De vraag is alleen of dat na afloop van de vijfjaarstermijn nog steeds zo is. Hij zal het merk dan wel normaal moeten gebruiken. De advocaat van de Toneelgroep Maastricht vindt trouwens dat ‘Max de geslachtsnaam niet kan monopoliseren’, aldus Advocatie, maar dat is niet juist.

Een geslachtsnaam kan wel degelijk als merk worden gemonopoliseerd. Denk maar aan bekende merken, tevens geslachtsnamen, als Heineken, Philips, McDonalds, Karen Millen, Louis Vuitton, Ralph Lauren et cetera. Dat betekent natuurlijk niet dat je als merkhouder anderen kunt tegengaan hun naam als persoonsnaam te gebruiken, dus gewoon als (achter)naam in het dagelijkse verkeer. Maar je kunt anderen met die geslachtsnaam wel verbieden de naam als merk, dus ter onderscheiding van producten of diensten, te gebruiken.

Is dit alles nu vervelend voor de Toneelgroep Maastricht, dat de voorstelling heeft omgedoopt tot ‘De Advocaat’? Dat valt wel mee denk ik. Door deze actie hebben ze de nodige publiciteit gekregen wat waarschijnlijk meer bezoekers zal trekken die inmiddels wel weten dat ‘De Advocaat’ gaat over Bram Moszkowicz.

Meer weten over merken, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten? Download de (gratis) eBooks IE in Bedrijf via: www.ie-inbedrijf.nl.

H&M maakt merkinbreuk door gebruik van CHIEF op sweaters

Jeans Centre is houder van het merk CHIEF. Dit merk is ingeschreven voor kleding. Dat betekent dat Jeans Centre andere partijen kan verbieden het merk CHIEF, of een gelijkend merk, te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke producten.

H&M verkoopt deze sweater:

Jeans Centre is daar niet blij mee en vraagt H&M de verkoop te staken. Jeans Centre baseert zich bij dat verzoek op haar geregistreerde merk CHIEF. H&M vindt dat zij geen inbreuk maakt op het merk CHIEF waarna Jeans Centre een rechtszaak start.

Jeans Centre is van mening dat H&M inbreuk maakt op haar merkrechten door een identiek merk te gebruiken voor identieke producten (kleding). Tussen partijen bestaat geen discussie dat de producten identiek zijn. H&M is alleen van mening dat zij geen identiek merk gebruikt op haar sweaters: daar staat namelijk ook een indianenhoofd en het getal 17 op. De rechtbank in Amsterdam gaat daar niet in mee en oordeelt op 19 oktober 2016 dat het teken CHIEF op de sweaters van H&M wél identiek is aan het geregistreerde merk van Jeans Centre. Het teken CHIEF neemt namelijk een dominante plaats in op de sweaters:

“Het teken “chief” is immers als bovenste teken op de sweater geplaatst. Doordat de andere tekens daaronder zijn geplaatst, staat het teken “chief” daarmee los van de afbeelding van het indianenopperhoofd en ook geheel los van het als derde element op de sweater aanwezige cijfer “17”. Het teken “chief” neemt aldus op de sweater een zelfstandig te onderscheiden plaats in. Daar komt bij, zoals door Jeans Centre aangevoerd, [dat] het teken “chief” het enige woordteken op de sweater is. Het teken “chief” zal daardoor door de gemiddelde consument als eerste worden waargenomen. Aannemelijk is daarmee, zoals door Jeans Centre aangevoerd, dat de gemiddelde consument de onder het teken “chief” geplaatste afbeelding van een indianenopperhoofd slechts zal beschouwen als een verwijzing naar het voorgaande teken “chief”, aldus de rechtbank.

H&M maakt met de verkoop van de sweaters dus inbreuk op de merkrechten van Jeans Centre. H&M moet stoppen met het gebruik van het teken CHIEF, de aantallen geproduceerde en verkochte sweaters opgeven en de schade van Jeans Centre vergoeden. En daarbovenop: H&M moet € 37.087,71 aan proceskosten vergoeden (naast haar eigen advocaatkosten).

Al met al is de verkoop van de CHIEF-sweaters voor H&M een duur grapje gebleken. Opvallend vind ik dat er geen discussie is gevoerd over de vraag of H&M het teken ‘CHIEF’ wel als merk gebruikt op de sweaters. Kleding is bij uitstek geschikt voor allerlei opdruk, zoals woorden en andere versiering. Om als merkhouder een andere partij te kunnen verbieden eenzelfde merk te gebruiken, moet het (een – hier niet nader besproken – uitzonderingsgeval daargelaten) wel gaan om gebruik als mérk. Dus als onderscheidingsteken. CHIEF moet door H&M dus gebruikt worden ter onderscheiding van haar sweaters. Dat is naar mijn mening niet het geval. Het teken CHIEF is door H&M gebruikt als versiering. Ik denk niet dat er een consument is die denkt dat ‘ie een sweater van het merk CHIEF koopt, juist ook omdat het woord zo prominent en groot op de sweaters is afgedrukt.

Misschien iets voor hoger beroep?

Meer weten over (het belang van) de bescherming van handelsnamen en merken? Download het handboek IE in Bedrijf deel 1 – Handelsnamen en merken via www.ie-inbedrijf.nl of neem contact op.

Antwoord: ja, de LAMZAC® hangout © heeft (voorlopig) gewonnen van Kaisr

In april schreef ik een blog over de nieuwste rage voor deze zomer: de zogenoemde hangout. Een ligzak die wordt gevuld met lucht en daardoor overal mee naartoe te nemen is. Het oorspronkelijke idee voor deze ligzakken komt – naar eigen zeggen – van Marijn Oomen. De ligzak van Oomen die nu door Fatboy wordt vermarkt heet Lamzac:

Bron: fatboy.com

De Lamzac ligzak is geregistreerd als EU-model. Een verstandige zet. Een modelregistratie biedt namelijk allerlei voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld het auteursrecht, dat automatisch en zonder kosten ontstaat, maar veel lastiger aan te tonen is. Door vormgeving als model te registreren heb je een registratiebewijs voorhanden en dat alleen al maakt dat concurrenten vaak wel uitkijken om een vergelijkbaar product op de markt te brengen.

Massive Air startte begin dit jaar een crowdfundingsactie via Indiegogo voor haar nieuwe product, de ‘Kaisr Original’. Net als de Lamzac Hangout is ook de Kaisr Original een met lucht te vullen ligzak:

Bron: indiegogo.com

Oomen en Fatboy vinden dat de Kaisr Original teveel lijkt op de Lamzac Hangout. Massive Air trekt zich daar echter niets van aan. De Kaisr Original is wat aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke model dat op de markt zo

Model technisch bepaald?

Massive Air vindt (1) dat de modelregistratie van de Lamzac niet geldig is en (2) dat de Kaisr Original geen inbreuk maakt. Zij voert aan dat (een aantal van) de uiterlijke kenmerken van de Lamzac technisch bepaald zijn. Dat wil zeggen dat de vormgeving zo is gekozen omdat dat een bepaalde technische/functionele uitkomst biedt. De ligzak moet bijvoorbeeld lang en stabiel genoeg zijn om op te kunnen liggen. De ligzak moet snel te vullen zijn en de lucht moet er snel uit kunnen. De ligzak moet gesloten kunnen worden en in lege toestand zo min mogelijk plek innemen, maar wel sterk zijn.

(Uitsluitend) technisch bepaalde vormgeving kan niet worden beschermd op basis van het modellenrecht of auteursrecht. De rechter gaat daar in de uitspraak van 13 mei jl. deels in mee, maar vindt de twee lange buisvormen die bij het hoofdeinde samenkomen in een iets verhoogde (‘kano’)punt, met centraal in de lengterichting één smalle diepe spleet, vormgevingskenmerken waarbij sprake is van voldoende ontwerpvrijheid. Die zijn dus modelrechtelijk beschermd.

Eerdere ligzakken

Dan is het de vraag of de Kaisr Original inbreuk maakt. De rechter kijkt voor die beoordeling niet alleen naar de twee producten, maar ook naar producten met een vergelijkbare vormgeving die al bestonden. Een daarvan is de zogenoemde ‘Sensory Pea Pod’:

 

Brexit: wat gebeurt er nu met EU-merken en EU-modellen?

Een EU-merk (voorheen: ‘Gemeenschapsmerk’) en een EU-model (‘Gemeenschapsmodel’) geven de houder rechten voor alle landen van de Europese Unie. Met zo’n merk of model kun je anderen verbieden een vergelijkbaar merk of model te gebruiken, in álle landen van de EU. Zelfs als je als houder dat merk of model niet eens gebruikt in een bepaald EU-land.

Sinds de introductie van het EU-merk in 1996 en het EU-model eind 2001 hebben we alleen de situatie gehad dat er een nieuw land toetrad tot de EU. Dat betekent dat bestaande EU-merk- en modelregistraties zich automatisch uitbreiden tot deze nieuw toetredende landen. Niet eerder hebben we de situatie gehad dat een land uit de EU stapt. Tot 24 juni 2016, de dag dat bekend werd dat het Verenigd Koninkrijk (hierna: ‘UK’) de EU zal verlaten.

Wat betekent een Brexit nu eigenlijk voor bestaande EU-merken en -modellen?

Op de korte termijn zijn de gevolgen te overzien. Het zal nog een hele tijd duren voordat de onderhandelingen over Brexit zullen zijn afgerond en het UK dus daadwerkelijk de EU verlaat. Tot die tijd strekken de EU-rechten zich nog gewoon uit tot het UK.

Het daadwerkelijke vertrek van het UK uit de EU heeft natuurlijk consequenties en roept allerlei vragen op. Worden de EU-rechten automatisch omgezet in een EU-merk/-model en een nationaal recht voor het UK? Moeten de merk- en modelhouders een geheel nieuwe merk- of modelregistratie aanvragen voor het UK als ze daar bescherming willen? Wat wordt de taal waarin procedures bij het Europese Merken- en Modellenbureau (‘EUIPO’) worden gevoerd, nu voor gebruik van de huidige eerste taal (Engels) geen aanknopingspunten meer zullen bestaan? Hoe zit het met beslissingen van rechters die een verbod hebben uitgesproken voor de gehele EU? Zijn die beslissingen straks niet (meer) uitvoerbaar in het UK? En zijn beslissingen van UK-rechters die gelding hebben voor de hele EU straks niet meer uitvoerbaar? Hoe moeten bedrijven omgaan met licenties en andere overeenkomsten waarin ze het gebruik van een EU-rechten door een andere partij hebben geregeld?

Tal van vragen dus en bedrijven doen er goed aan hierover na te denken en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, waar mogelijk, ruim voordat het UK de EU daadwerkelijk verlaat.

Gaat de LAMZAC® hangout © het winnen van Kozē en Kaisr?

Via diverse media worden we op de hoogte gehouden van de nieuwste rage voor deze zomer: de hangout. Oftewel, een soort zitzak maar dan in ligformaat en te vullen met lucht, waardoor de hangout overal mee naartoe te nemen is. Zoals zo vaak met rages, is er niet maar één partij die het succesvolle product op de markt brengt. Al snel volgen er ook andere bedrijven die een eigen versie op de markt brengen of een regelrechte kopie. Volgens de bedenkers van de Lamzac hangout en Fatboy – van de bekende Fatboy zitzakken – dat het bedrijf Lamzac ingelijfd heeft, is vooral dat laatste het geval. Er wordt regelrecht gekopieerd. Niet door één partij, maar door diverse partijen, zoals Kaisr en Kozē (spreek uit: ‘cozy’). Zie bijvoorbeeld dit artikel dat verscheen bij De Ondernemer.

De Lamzac, verkrijgbaar in zes verschillende kleuren, ziet er zo uit:

Bron: Fatboy.com

De ‘Kaisr Original’ is binnenkort verkrijgbaar in iets meer kleuren en ziet er zo uit:

Bron: Indiegogo.com

Het fijne aan de Kaisr Original is dat er ook nog allerlei zakjes voor een fles water, boek of je iPhone op zitten en zelfs een flesopener. Kaisr zegt het ontwerp in de eerste helft van 2015 te hebben gemaakt en deze maand te zijn gestart met de productie.

En tot slot de Kozē hangout, hier te zien. Kozē heeft net een Kickstartertraject achter de rug, ruim 130K opgehaald en deze hangout moet nog worden geproduceerd. Op de Kickstarter-website staat ‘Patent Pending’.

Volgens de Lamzac-ontwerper en Fatboy maken alle andere ‘hangouts’ inbreuk en zijn het schurken. Lamzac heeft het idee beschermd. Kaisr is het daar niet mee eens: de Kaisr is ‘heel anders’ (hoekiger) en ‘ook veel mooier en stoerder’. En Kozē zegt simpelweg ‘Wij hebben het patent aangevraagd’ (zie dit artikel).

Wie heeft nu welke rechten?

Allereerst het ‘idee’ van Lamzac: een met lucht te vullen ‘full size lounge chair’. Is dat idee als zodanig beschermd? Dat lijkt me niet. Ideeën – hoe goed ook – zijn als zodanig niet beschermd. Pas als een idee concreet is uitgewerkt krijg je voor die concrete uitwerking auteursrechtelijke bescherming (zie uitgebreid over dit onderwerp: IE in Bedrijf deel 2 – bescherming van ideeën). Dat betekent dus ook dat Lamzac niet kan tegengaan dat andere partijen dit idee gebruiken. Dat kan pas als de Lamzac hangout, de concrete uitwerking, auteursrechtelijk beschermd is en anderen daar inbreuk op maken.

De vraag is of daarvan sprake is. Een werk is auteursrechtelijk beschermd als er sprake is van een creatie waarbij eigen, persoonlijke keuzes zijn gemaakt. Het gaat daarbij alleen om vormgeving: functionele/technische elementen worden niet beschermd. Zo zal de sluiting van de hangout en vermoedelijk de gleuf in het midden (waardoor je blijft liggen/zitten) niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Hetzelfde geldt voor de maat: je moet er immers op kunnen liggen c.q. met vrienden op kunnen zitten.

En de verdere vormgeving? Mogelijk dat daar – als er nog wat overblijft – wel enige auteursrechtelijke bescherming op rust. Maar: maken Kaisr en Kozē daar inbreuk op? De vorm van de Kaisr Original lijkt toch echt wel op een aantal (wezenlijke) punten anders dan de vorm van de Lamzac (ik zeg lijkt want ik heb de concrete producten niet gezien; dat geeft soms een heel ander beeld). Voor wat betreft de Kozē is dat lastiger te beoordelen; goede afbeeldingen en het eindproduct ontbreken vooralsnog. En Kozē zegt op haar product octrooi (een patent) te hebben aangevraagd. Dat betekent dat er bescherming is aangevraagd voor een technische uitvinding. Of dat haalbaar is, is maar de vraag. Als die technische uitvinding al terug te vinden is in een eerder product, zoals de Lamzac, is de uitvinding niet nieuw en dat is vereist voor een geldig octrooi.

Fatboy heeft al aangekondigd een juridische procedure te starten tegen Kaisr. Het is afwachten hoe een rechter de producten beoordeelt. Welke hangout ook wint, ik ga er een bestellen (een Lamzac, want dat is de enige die al op de markt is)!

Handelsnaam inschrijven? – let op onjuist advies van de KvK

De afgelopen jaren heb ik regelmatig (startende) ondernemers gesproken die een handelsnaam wilden inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK), maar daarbij te horen kregen dat dit niet kon omdat de naam al in het handelsregister stond. Onlangs kreeg ik een brief onder ogen van de KvK waarin dit met zoveel woorden staat:

De KvK meldt dus dat “het gebruik van een gelijkende naam wettelijk niet [is] toegestaan omdat dit tot verwarring kan leiden.” Er wordt geadviseerd een andere naam te kiezen. Maar is dit advies wel juist? Het antwoord laat zich raden: nee.

De handelsnaam is ‘de naam waaronder een onderneming wordt gedreven’. Deze definitie komt uit de Handelsnaamwet (artikel 1). Het recht op een handelsnaam ontstaat door het gebruik van die naam. Veel ondernemers denken ten onrechte dat het recht op een handelsnaam ontstaat bij de inschrijving van de naam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat dat gedacht wordt is – zeker gezien de ‘adviezen’ van de KvK zelf – niet zo vreemd, maar het is niet juist. De enkele inschrijving in het handelsregister geeft geen enkel recht.

Bovendien mag de KvK niet weigeren een handelsnaam te registreren. De Kamer van Koophandel checkt bij de aanvraag tot registratie van een handelsnaam of die naam al is ingeschreven. Als dat het geval is, wordt dat aan de aanvrager meegedeeld en is het vervolgens aan hem/haar om te bepalen of toch voor registratie wordt gekozen, dus uitdrukkelijk niet aan de Kamer van Koophandel. Een al bestaande inschrijving van dezelfde of een gelijkende naam in het handelsnaamregister hoeft namelijk helemaal niet te betekenen dat diezelfde naam niet gevoerd kan worden.

In artikel 5 van de Handelsnaamwet staat:
‘Het is verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.’

Of gebruik van een handelsnaam inbreuk maakt op een al bestaande gebruikte handelsnaam, hangt dus van diverse factoren af. In de eerste plaats moet worden gekeken of de namen gelijk(end) zijn, daarnaast of ze voor dezelfde soort activiteiten gebruikt worden en zo ja, of de gebieden waarin ze gebruikt worden overlappen. Als die drie vragen met ‘ja’ moeten worden beantwoord, moet nog aan een vierde vereiste worden voldaan: er moet sprake zijn van verwarringsgevaar. Dat wordt over het algemeen aangenomen als aan de eerste drie vereisten wordt voldaan, maar er zijn omstandigheden denkbaar waarin dit toch niet het geval is, bijvoorbeeld als het gaat om hele beschrijvende handelsnamen. Het helpt in een juridisch conflict als je ook kunt laten zien dat er daadwerkelijk verwarring bestaat. Als afnemers zich bijvoorbeeld afvragen of de beide ondernemingen met elkaar te maken hebben (indirecte verwarring) of als gedacht wordt dat het ene bedrijf het andere is en vice versa (directe verwarring).

Maar let op: ook als je geen gelijkende handelsnaam tegenkomt, betekent dat niet zonder meer dat je de naam kunt gebruiken. Een handelsnaam kan namelijk ook inbreuk maken op een geregistreerd merk. Een merkrecht biedt een veel ruimere beschermingsomvang dan een handelsnaam. Voorwaarde is wel dat het merk is ingeschreven in het merkenregister (gebruik telt in beginsel niet) en bovendien moet een merk – anders dan een handelsnaam – onderscheidend zijn voor de producten of diensten die ermee worden aangeboden.

Kortom: check voordat je een handelsnaam gaat gebruiken goed of je geen inbreuk maakt op rechten van anderen. Laat je daarbij goed adviseren en laat je niet leiden door ‘advies’ van de Kamer van Koophandel.

Meer weten over dit onderwerp? Download het (gratis) handboek voor ondernemers en bedrijven ‘IE in Bedrijf – Handelsnamen en merken’ via de website www.ie-inbedrijf.nl