IP Update 1


Don’t forget the moral rights of architects!

At the Dutch museum ‘Naturalis’ (an internationally recognized authority on biodiversity) the ‘T.Rex in Town-exposition’ can now be visited. This exposition attracts many visitors, Dutch as well as from abroad. The rest of the museum is closed for a large-scale renovation in order to be able to deal with the increasing number of visitors.

That renovation led to a tough legal dispute over copyrights and the accompanying moral rights of the architect Fons Verheijen who originally designed the museum. The architect claimed that with the planned renovation his design would be crippled which could jeopardize his reputation. This can be seen as a violation of his moral rights (the so-called ‘droit au respect’). During the legal proceedings, the renovation of the museum could no longer be postponed and had already started. Stopping the renovation and turning it back would be a disaster for Naturalis. Yet, that is what the court in interim injunction proceedings did: Naturalis had to stop the renovation until the court in the simultaneous proceedings on the merits would decide whether the renovation would mean an infringement of the rights of the architect.

But then the parties settled: the only thing the architect could do was claim a high amount of damages. And the only thing Naturalis could do was pay. Ignoring the moral rights of the architect cost Naturalis 1.5 Million Euros… An expensive lesson. Hopefully the visitors do not have to pay for that.

Animal drinks

Over 10 years ago, a legal battle started between Red Bull and the Dutch coffee shop operator The Bulldog. This battle was caused by the registration and use of the trademark THE BULLDOG for energy drinks.

In the opinion of Red Bull this trademark was confusingly similar to its own RED BULL mark, or at least The Bulldog would take unfair advantage of or could be detrimental to the reputation of Red Bull’s well-known trademark.

The clash between the bulls ended up in a complicated legal battle about interpretation of law which – via the Dutch Supreme Court – even went all the way up to the highest European Court, the European Court of Justice in Luxemburg. The European Court gave its judgment and after referral decisions and more than 10 years of legal battle the court of appeal in The Hague simply ruled that the trademarks could not even be considered similar. As a consequence, to put it as simply as possible: in the view of this court Red Bull did not have a case and the court did not have to look into all the legal nitty-gritties that the parties had been debating about for years. Looking at the past, we would be surprised if this judgment is really the end of this sage. Red Bull is probably not ready to give up yet…


Sometimes the strength lies in its simplicity

The Dutch like beschuit, unique to the Netherlands and best described as a kind of dry, crunchy and brittle toast, always round of shape. This typical breakfast materialplays an important role in a typically Dutch tradition to celebrate the arrival of a baby (if you wonder, search for: ‘beschuit met muisjes’). The usual packaging for beschuit is a tight foil wrapping, which opens from the top. One disadvantage: how to get the biscuits out of the wrapping without breaking them… A problem that many Dutch experienced for decades, and which was solved by a Dutch man, Mr. Tempel, in 1999. He made a cut-out in the beschuit, which acts as a finger hold and filed a patent for this invention. A very simple but genius solution that is appreciated by many. Not surprisingly, premium biscuit brands wish to offer their customers with premium handling comfort provided by this cut-out technique, preferably without paying royalties to Mr. Tempel.

Two Dutch biscuit players, Bolletje and Van der Meulen, have tried to invalidate the beschuit patent, without success. This ended in entering into a license agreement with Tempel.

Recently, Continental Bakeries (CB) also wanted to have cut-out beschuit. CB invited Tempel for a meeting to discuss a license. For health reasons Tempel was not able to join any discussions at that moment and he asked for some patience. CB’s patience was tested and apparently it did not have much. Instead awaiting better moments, it initiated invalidity proceedings, once more trying to wipe the patent. CB stated that the claimed solution, as simple as it is, is obvious and cannot be considered a patentable invention. A wrong assessment and likely prompted by hindsight. Again, a multimillion company could not stand up against the patent of Mr. Tempel. After this defeat, at the end of 2016 in other court proceedings, CB tried to force Tempel to grant a license on the patent after all. But also these proceedings turned out in Tempel’s advantage, leaving CB empty handed.

Registered design rights prove valuable again

Every now and then the value of registered design rights (‘RCDs’ – Registered Community Designs) becomes clear in lawsuits over design protection. RCDs appear to be a hidden IP-secret.

Recently, a new toy was launched: small plastic Velcro play balls in various colours named ‘Bunchems’. By ‘sticking’ these play balls to each other, many forms and figures can be made. The manufacturer, Spin Master, has protected the play balls i.a. with an RCD for the fluffy design of the play balls.


As in many cases, successful products can count on being copied. High5 sells almost identical small plastic Velcro play balls in various colours: ‘Linkeez’. Spin Master started interim injunction proceedings based on its registered EU design rights and won: the Linkeez play balls infringe the design rights of the Bunchems play balls. The interlocutory judge deems the RCD of Spin Master to be valid and the Linkeez play balls to be infringing. Besides being prohibited to use the Linkeez play balls in all EU-countries, High5 needs to publish a rectification.

This newsletter can also be received automatically by e-mail. If you would also like to receive our IP Updates by e-mail, please subscribe via ipupdate@legaltree.nl

Wat kost een merken-, auteursrecht of handelsnaamzaak? En andere zaken die intellectueel eigendom (IE) betreffen.

Aan wat voor bedragen moet je denken als je gaat procederen over een merk of handelsnaam, of over auteursrechten?

Uitgangspunt: kosten procedure komen voor eigen rekening

De kosten van een rechtszaak komen voor eigen rekening. Meestal bestaan deze kosten voor het grootste deel uit advocaatkosten.

De verliezende procespartij wordt (meestal) door de rechter veroordeeld in de kosten van de procedure, zodat hij de kosten van de winnende partij moet vergoeden. Dat levert alleen niet veel op. Deze kostenvergoeding is een zogeheten forfaitair bedrag en dekt bij lange na niet de werkelijke advocaatkosten. Nadeel hiervan is dus dat over het algemeen bij een goede afloop van een rechtszaak nog steeds een aanzienlijk deel van de gemaakte kosten voor eigen rekening komt. Er is ook een voordeel:  bij verlies zijn de bijkomende kosten van de wederpartij veelal te overzien.

In IE-zaken kan de verliezer veroordeeld worden in de werkelijke kosten, inclusief advocaatkosten van de winnende partij

In intellectuele eigendomszaken, zoals merken-, handelsnaam- en auteursrechtzaken, gelden andere regels. In dit soort zaken wordt de verliezer doorgaans veroordeeld tot vergoeding van de werkelijke kosten, inclusief advocaatkosten van de winnende partij. Maar: ook in IE-zaken (met uitzondering van octrooizaken) geldt dat de te vergoeden advocaatkosten niet ongelimiteerd zijn.

Al sinds 2008 hanteren rechtbanken zogenaamde ‘indicatietarieven’ aan de hand waarvan de redelijkheid en de evenredigheid van de gemaakte advocaatkosten kunnen worden beoordeeld en die de procespartijen verder de mogelijkheid geeft het kostenrisico in een vroeg stadium beter te kunnen inschatten.

Het indicatietarief is in beginsel de maximale verschuldigde vergoeding voor advocaatkosten van de wederpartij. Het geldt niet in octrooizaken

Vanaf 1 april 2017 gelden nieuwe indicatietarieven en lijkt het erop dat de rechter ook strenger zal gaan vasthouden aan deze tarieven. De Hoge Raad heeft al beslist dat de rechter de taak heeft de hoogte van de proceskosten ambtshalve, dus uit zichzelf (zonder dat partijen daar een beroep op doen), te toetsen. In de toelichting bij de nieuwe indicatietarieven is dan ook expliciet vermeld dat hogere bedragen – dus boven het maximale indicatietarief (zie over de hoogte hieronder) – alleen nog maar worden toegewezen in uitzonderlijke gevallen.

Dit geeft vooraf meer zekerheid over het maximale financiële procesrisico als je – naast je eigen kosten die je al dient te dragen – ook in de kosten van de wederpartij veroordeeld wordt. Ook geeft het je vooraf meer zekerheid over wat je als winnende partij eventueel vergoed kan krijgen. Daarnaast geven indicatietarieven veelal een goed beeld van de te verwachten eigen advocaatkosten voor de procedure.

Hoe hoog zijn de indicatietarieven bij de rechtbank?

Nieuw is dat voor ‘zeer eenvoudige’ zaken vanaf 1 april 2017 geldt dat het gewone kostenregime op basis van forfaitaire bedragen van toepassing is. Van ‘zeer eenvoudig’ is sprake bij een kleine inbreuk, bijvoorbeeld een foto op de website van een particulier die op eerste verzoek zal worden verwijderd.

Los van de ‘zeer eenvoudige’ zaken, variëren de indicatietarieven in een kort geding bij de rechtbank vanaf 1 april 2017 van EUR 6.000 voor een eenvoudige zaak, EUR 15.000 voor een normale zaak tot EUR 25.000 voor een complexe zaak.

In een bodemprocedure gelden andere tarieven, die wat meer gedifferentieerd zijn omdat het verloop van een dergelijke procedure, nog los van de complexiteit, van zaak tot zaak kan verschillen. Het indicatietarief voor een ‘normale’ bodemzaak is EUR 17.500 tot EUR 20.000. De bandbreedte ligt in ieder geval tussen EUR 8.000 voor een eenvoudige zaak tot EUR 45.000 voor een complexe zaak, waarin ook nog procedurele incidenten zijn opgeworpen. In het weinig voorkomende geval dat de rechtbank vragen stelt aan het Hof van Justitie in de EU, wordt dit bedrag nog verhoogd met EUR 15.000. Dus EUR 60.000 lijkt het absolute plafond in een bodemprocedure bij de rechtbank.

Het Indicatietarief rechtbank voor de advocaatkosten in een normaal kort geding is EUR 15.000 en voor een bodemprocedure EUR 17.500 tot EUR 20.000

Deze indicatietarieven zien alleen op de advocaatkosten exclusief BTW en ze zien niet op andere kosten zoals griffierechten, deurwaarderskosten en dergelijke. Deze kosten komen dus nog bovenop de advocaatkosten en dienen bij verlies van de procedure meestal ook aan de wederpartij vergoed te worden. 

Als de zaak niet eindigt bij de rechtbank…

In geval van hoger beroep of (daarna) cassatie, lopen de indicatietarieven verder op. Omdat de meeste IE-zaken eindigen na een beslissing van de rechtbank volsta ik met de opmerking dat de indicatietarieven in hoger beroep min of meer vergelijkbaar zijn. Je advocaat kan je hierover zo nodig verder informeren.

Wat laatste gedachten

Het lijkt mooi: als je wint dan kost de procedure je (bijna) niets en zit je niet zelf met al die advocaatkosten. Wat belet je nog om een zaak aan de rechter voor te leggen? De praktijk leert echter dat de vergoedingsregeling in intellectuele eigendomszaken vaak juist averechts werkt. Veel zaken zijn niet zwart/wit en de uitkomst van de meeste procedures laten zich niet van te voren raden. In het beste geval maak je een hele goede kans op een overwinning, maar een hele goede kans is nog geen 100%. En juist het risico dat je bij een verlies grofweg twee keer de kosten moet betalen, durven veel, met name wat kleinere, partijen niet te dragen.

Met de nieuwe regeling per 1 april 2017 lijkt het iets beter te worden. Er wordt meer onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus van complexiteit, waarbij het niet langer mogelijk is om de werkelijke kosten te verhalen op de verliezende partij in zeer eenvoudige zaken. Ook lijken de indicatietarieven een harde grens aan te geven, zodat je in principe niet meer hoeft te vrezen voor een nog hogere advocaatkostenveroordeling. Maar zaligmakend is het niet.

De familie MOSZKOWICZ blijft onderwerp van juridische geschillen

Auteursrecht Robert Moszkowicz

Een paar dagen geleden was al in diverse media te lezen dat Robert Moszkowicz, broer van onder andere Bram Moszkowicz, het niet voor elkaar heeft gekregen om de VPRO te verbieden de televisieserie ‘De Maatschap’ uit te zenden.

Robert Moszkowicz vindt dat de VPRO met de serie inbreuk maakt op zijn auteursrechten op de autobiografie ‘De Straatvechter’. Moszkowicz probeerde daarmee bescherming te claimen op bepaalde feiten en gebeurtenissen die al voor het verschijnen van zijn boek openbaar waren. Dat is niet mogelijk, oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam terecht.

Auteursrecht rust niet op feiten. Er kan alleen auteursrecht worden geclaimd op werken die een ‘eigen, intellectuele schepping’ opleveren. Oftewel: creaties waarbij eigen – persoonlijke – keuzes zijn gemaakt. De auteur moet dus eigen, persoonlijke keuzes maken om auteursrecht te kunnen claimen. Dat is niet het geval bij feiten of gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden.

De Maatschap mag dus gewoon worden uitgezonden.


Maar dit is niet het enige ‘Moszkowicz-geschil’ waarover deze week werd bericht. Twee jaar geleden was de naam MOSZKOWICZ al onderwerp van een merkenrechtelijk geschil (zie hierover mijn blog ‘Moszkowicz, Moszkowicz of Moszkowicz: wie heeft recht op het gebruik als merk?’), toen binnen de familie zelf. Dit keer bericht Advocatie dat het merk MOSZKOWICZ is ingezet om de Toneelgroep Maastricht te verbieden de naam ‘Moszkowicz’ te gebruiken voor het opvoeren van een toneelstuk over de komst en ondergang van voormalig advocaat Bram Moszkowicz.

Inzet van het geschil is het merk MOSZKOWICZ dat een van de Moszkowicz-broers, Max (jr.), heeft geregistreerd (tegen ditzelfde merk werd vorig jaar nog bezwaar gemaakt door David en Max (sr.) Moszkowicz, zoals hiervoor beschreven). Het merk is in 2015 ingeschreven voor onder andere ‘het samenstellen, produceren, regisseren, uitvoeren en presenteren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek- , amusements- en theaterprogramma’s’.

Bij merkregistraties is het zo dat het merk na inschrijving de eerste 5 jaar niet gebruikt hoeft te worden. Maar ná die 5 jaar geldt dat een merkregistratie vervallen kan worden verklaard voor die producten en/of diensten waarvoor het merk weliswaar is ingeschreven, maar waarvoor het niet is gebruikt.

Voor het merk MOSZKOWICZ geldt dat deze vijfjaarstermijn voorlopig nog niet voorbij is en Max Moszkowicz het merk dus ook nog niet hoeft te gebruiken voor bijvoorbeeld het uitvoeren van theaterprogramma’s. Hij kan zijn merkregistratie dus voorlopig nog inzetten tegen partijen zoals de Toneelgroep Maastricht. De vraag is alleen of dat na afloop van de vijfjaarstermijn nog steeds zo is. Hij zal het merk dan wel normaal moeten gebruiken. De advocaat van de Toneelgroep Maastricht vindt trouwens dat ‘Max de geslachtsnaam niet kan monopoliseren’, aldus Advocatie, maar dat is niet juist.

Een geslachtsnaam kan wel degelijk als merk worden gemonopoliseerd. Denk maar aan bekende merken, tevens geslachtsnamen, als Heineken, Philips, McDonalds, Karen Millen, Louis Vuitton, Ralph Lauren et cetera. Dat betekent natuurlijk niet dat je als merkhouder anderen kunt tegengaan hun naam als persoonsnaam te gebruiken, dus gewoon als (achter)naam in het dagelijkse verkeer. Maar je kunt anderen met die geslachtsnaam wel verbieden de naam als merk, dus ter onderscheiding van producten of diensten, te gebruiken.

Is dit alles nu vervelend voor de Toneelgroep Maastricht, dat de voorstelling heeft omgedoopt tot ‘De Advocaat’? Dat valt wel mee denk ik. Door deze actie hebben ze de nodige publiciteit gekregen wat waarschijnlijk meer bezoekers zal trekken die inmiddels wel weten dat ‘De Advocaat’ gaat over Bram Moszkowicz.

Meer weten over merken, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten? Download de (gratis) eBooks IE in Bedrijf via: www.ie-inbedrijf.nl.

H&M maakt merkinbreuk door gebruik van CHIEF op sweaters

Jeans Centre is houder van het merk CHIEF. Dit merk is ingeschreven voor kleding. Dat betekent dat Jeans Centre andere partijen kan verbieden het merk CHIEF, of een gelijkend merk, te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke producten.

H&M verkoopt deze sweater:

Jeans Centre is daar niet blij mee en vraagt H&M de verkoop te staken. Jeans Centre baseert zich bij dat verzoek op haar geregistreerde merk CHIEF. H&M vindt dat zij geen inbreuk maakt op het merk CHIEF waarna Jeans Centre een rechtszaak start.

Jeans Centre is van mening dat H&M inbreuk maakt op haar merkrechten door een identiek merk te gebruiken voor identieke producten (kleding). Tussen partijen bestaat geen discussie dat de producten identiek zijn. H&M is alleen van mening dat zij geen identiek merk gebruikt op haar sweaters: daar staat namelijk ook een indianenhoofd en het getal 17 op. De rechtbank in Amsterdam gaat daar niet in mee en oordeelt op 19 oktober 2016 dat het teken CHIEF op de sweaters van H&M wél identiek is aan het geregistreerde merk van Jeans Centre. Het teken CHIEF neemt namelijk een dominante plaats in op de sweaters:

“Het teken “chief” is immers als bovenste teken op de sweater geplaatst. Doordat de andere tekens daaronder zijn geplaatst, staat het teken “chief” daarmee los van de afbeelding van het indianenopperhoofd en ook geheel los van het als derde element op de sweater aanwezige cijfer “17”. Het teken “chief” neemt aldus op de sweater een zelfstandig te onderscheiden plaats in. Daar komt bij, zoals door Jeans Centre aangevoerd, [dat] het teken “chief” het enige woordteken op de sweater is. Het teken “chief” zal daardoor door de gemiddelde consument als eerste worden waargenomen. Aannemelijk is daarmee, zoals door Jeans Centre aangevoerd, dat de gemiddelde consument de onder het teken “chief” geplaatste afbeelding van een indianenopperhoofd slechts zal beschouwen als een verwijzing naar het voorgaande teken “chief”, aldus de rechtbank.

H&M maakt met de verkoop van de sweaters dus inbreuk op de merkrechten van Jeans Centre. H&M moet stoppen met het gebruik van het teken CHIEF, de aantallen geproduceerde en verkochte sweaters opgeven en de schade van Jeans Centre vergoeden. En daarbovenop: H&M moet € 37.087,71 aan proceskosten vergoeden (naast haar eigen advocaatkosten).

Al met al is de verkoop van de CHIEF-sweaters voor H&M een duur grapje gebleken. Opvallend vind ik dat er geen discussie is gevoerd over de vraag of H&M het teken ‘CHIEF’ wel als merk gebruikt op de sweaters. Kleding is bij uitstek geschikt voor allerlei opdruk, zoals woorden en andere versiering. Om als merkhouder een andere partij te kunnen verbieden eenzelfde merk te gebruiken, moet het (een – hier niet nader besproken – uitzonderingsgeval daargelaten) wel gaan om gebruik als mérk. Dus als onderscheidingsteken. CHIEF moet door H&M dus gebruikt worden ter onderscheiding van haar sweaters. Dat is naar mijn mening niet het geval. Het teken CHIEF is door H&M gebruikt als versiering. Ik denk niet dat er een consument is die denkt dat ‘ie een sweater van het merk CHIEF koopt, juist ook omdat het woord zo prominent en groot op de sweaters is afgedrukt.

Misschien iets voor hoger beroep?

Meer weten over (het belang van) de bescherming van handelsnamen en merken? Download het handboek IE in Bedrijf deel 1 – Handelsnamen en merken via www.ie-inbedrijf.nl of neem contact op.

Antwoord: ja, de LAMZAC® hangout © heeft (voorlopig) gewonnen van Kaisr

In april schreef ik een blog over de nieuwste rage voor deze zomer: de zogenoemde hangout. Een ligzak die wordt gevuld met lucht en daardoor overal mee naartoe te nemen is. Het oorspronkelijke idee voor deze ligzakken komt – naar eigen zeggen – van Marijn Oomen. De ligzak van Oomen die nu door Fatboy wordt vermarkt heet Lamzac:

Bron: fatboy.com

De Lamzac ligzak is geregistreerd als EU-model. Een verstandige zet. Een modelregistratie biedt namelijk allerlei voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld het auteursrecht, dat automatisch en zonder kosten ontstaat, maar veel lastiger aan te tonen is. Door vormgeving als model te registreren heb je een registratiebewijs voorhanden en dat alleen al maakt dat concurrenten vaak wel uitkijken om een vergelijkbaar product op de markt te brengen.

Massive Air startte begin dit jaar een crowdfundingsactie via Indiegogo voor haar nieuwe product, de ‘Kaisr Original’. Net als de Lamzac Hangout is ook de Kaisr Original een met lucht te vullen ligzak:

Bron: indiegogo.com

Oomen en Fatboy vinden dat de Kaisr Original teveel lijkt op de Lamzac Hangout. Massive Air trekt zich daar echter niets van aan. De Kaisr Original is wat aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke model dat op de markt zo

Model technisch bepaald?

Massive Air vindt (1) dat de modelregistratie van de Lamzac niet geldig is en (2) dat de Kaisr Original geen inbreuk maakt. Zij voert aan dat (een aantal van) de uiterlijke kenmerken van de Lamzac technisch bepaald zijn. Dat wil zeggen dat de vormgeving zo is gekozen omdat dat een bepaalde technische/functionele uitkomst biedt. De ligzak moet bijvoorbeeld lang en stabiel genoeg zijn om op te kunnen liggen. De ligzak moet snel te vullen zijn en de lucht moet er snel uit kunnen. De ligzak moet gesloten kunnen worden en in lege toestand zo min mogelijk plek innemen, maar wel sterk zijn.

(Uitsluitend) technisch bepaalde vormgeving kan niet worden beschermd op basis van het modellenrecht of auteursrecht. De rechter gaat daar in de uitspraak van 13 mei jl. deels in mee, maar vindt de twee lange buisvormen die bij het hoofdeinde samenkomen in een iets verhoogde (‘kano’)punt, met centraal in de lengterichting één smalle diepe spleet, vormgevingskenmerken waarbij sprake is van voldoende ontwerpvrijheid. Die zijn dus modelrechtelijk beschermd.

Eerdere ligzakken

Dan is het de vraag of de Kaisr Original inbreuk maakt. De rechter kijkt voor die beoordeling niet alleen naar de twee producten, maar ook naar producten met een vergelijkbare vormgeving die al bestonden. Een daarvan is de zogenoemde ‘Sensory Pea Pod’:


Brexit: wat gebeurt er nu met EU-merken en EU-modellen?

Een EU-merk (voorheen: ‘Gemeenschapsmerk’) en een EU-model (‘Gemeenschapsmodel’) geven de houder rechten voor alle landen van de Europese Unie. Met zo’n merk of model kun je anderen verbieden een vergelijkbaar merk of model te gebruiken, in álle landen van de EU. Zelfs als je als houder dat merk of model niet eens gebruikt in een bepaald EU-land.

Sinds de introductie van het EU-merk in 1996 en het EU-model eind 2001 hebben we alleen de situatie gehad dat er een nieuw land toetrad tot de EU. Dat betekent dat bestaande EU-merk- en modelregistraties zich automatisch uitbreiden tot deze nieuw toetredende landen. Niet eerder hebben we de situatie gehad dat een land uit de EU stapt. Tot 24 juni 2016, de dag dat bekend werd dat het Verenigd Koninkrijk (hierna: ‘UK’) de EU zal verlaten.

Wat betekent een Brexit nu eigenlijk voor bestaande EU-merken en -modellen?

Op de korte termijn zijn de gevolgen te overzien. Het zal nog een hele tijd duren voordat de onderhandelingen over Brexit zullen zijn afgerond en het UK dus daadwerkelijk de EU verlaat. Tot die tijd strekken de EU-rechten zich nog gewoon uit tot het UK.

Het daadwerkelijke vertrek van het UK uit de EU heeft natuurlijk consequenties en roept allerlei vragen op. Worden de EU-rechten automatisch omgezet in een EU-merk/-model en een nationaal recht voor het UK? Moeten de merk- en modelhouders een geheel nieuwe merk- of modelregistratie aanvragen voor het UK als ze daar bescherming willen? Wat wordt de taal waarin procedures bij het Europese Merken- en Modellenbureau (‘EUIPO’) worden gevoerd, nu voor gebruik van de huidige eerste taal (Engels) geen aanknopingspunten meer zullen bestaan? Hoe zit het met beslissingen van rechters die een verbod hebben uitgesproken voor de gehele EU? Zijn die beslissingen straks niet (meer) uitvoerbaar in het UK? En zijn beslissingen van UK-rechters die gelding hebben voor de hele EU straks niet meer uitvoerbaar? Hoe moeten bedrijven omgaan met licenties en andere overeenkomsten waarin ze het gebruik van een EU-rechten door een andere partij hebben geregeld?

Tal van vragen dus en bedrijven doen er goed aan hierover na te denken en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, waar mogelijk, ruim voordat het UK de EU daadwerkelijk verlaat.

Gaat de LAMZAC® hangout © het winnen van Kozē en Kaisr?

Via diverse media worden we op de hoogte gehouden van de nieuwste rage voor deze zomer: de hangout. Oftewel, een soort zitzak maar dan in ligformaat en te vullen met lucht, waardoor de hangout overal mee naartoe te nemen is. Zoals zo vaak met rages, is er niet maar één partij die het succesvolle product op de markt brengt. Al snel volgen er ook andere bedrijven die een eigen versie op de markt brengen of een regelrechte kopie. Volgens de bedenkers van de Lamzac hangout en Fatboy – van de bekende Fatboy zitzakken – dat het bedrijf Lamzac ingelijfd heeft, is vooral dat laatste het geval. Er wordt regelrecht gekopieerd. Niet door één partij, maar door diverse partijen, zoals Kaisr en Kozē (spreek uit: ‘cozy’). Zie bijvoorbeeld dit artikel dat verscheen bij De Ondernemer.

De Lamzac, verkrijgbaar in zes verschillende kleuren, ziet er zo uit:

Bron: Fatboy.com

De ‘Kaisr Original’ is binnenkort verkrijgbaar in iets meer kleuren en ziet er zo uit:

Bron: Indiegogo.com

Het fijne aan de Kaisr Original is dat er ook nog allerlei zakjes voor een fles water, boek of je iPhone op zitten en zelfs een flesopener. Kaisr zegt het ontwerp in de eerste helft van 2015 te hebben gemaakt en deze maand te zijn gestart met de productie.

En tot slot de Kozē hangout, hier te zien. Kozē heeft net een Kickstartertraject achter de rug, ruim 130K opgehaald en deze hangout moet nog worden geproduceerd. Op de Kickstarter-website staat ‘Patent Pending’.

Volgens de Lamzac-ontwerper en Fatboy maken alle andere ‘hangouts’ inbreuk en zijn het schurken. Lamzac heeft het idee beschermd. Kaisr is het daar niet mee eens: de Kaisr is ‘heel anders’ (hoekiger) en ‘ook veel mooier en stoerder’. En Kozē zegt simpelweg ‘Wij hebben het patent aangevraagd’ (zie dit artikel).

Wie heeft nu welke rechten?

Allereerst het ‘idee’ van Lamzac: een met lucht te vullen ‘full size lounge chair’. Is dat idee als zodanig beschermd? Dat lijkt me niet. Ideeën – hoe goed ook – zijn als zodanig niet beschermd. Pas als een idee concreet is uitgewerkt krijg je voor die concrete uitwerking auteursrechtelijke bescherming (zie uitgebreid over dit onderwerp: IE in Bedrijf deel 2 – bescherming van ideeën). Dat betekent dus ook dat Lamzac niet kan tegengaan dat andere partijen dit idee gebruiken. Dat kan pas als de Lamzac hangout, de concrete uitwerking, auteursrechtelijk beschermd is en anderen daar inbreuk op maken.

De vraag is of daarvan sprake is. Een werk is auteursrechtelijk beschermd als er sprake is van een creatie waarbij eigen, persoonlijke keuzes zijn gemaakt. Het gaat daarbij alleen om vormgeving: functionele/technische elementen worden niet beschermd. Zo zal de sluiting van de hangout en vermoedelijk de gleuf in het midden (waardoor je blijft liggen/zitten) niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Hetzelfde geldt voor de maat: je moet er immers op kunnen liggen c.q. met vrienden op kunnen zitten.

En de verdere vormgeving? Mogelijk dat daar – als er nog wat overblijft – wel enige auteursrechtelijke bescherming op rust. Maar: maken Kaisr en Kozē daar inbreuk op? De vorm van de Kaisr Original lijkt toch echt wel op een aantal (wezenlijke) punten anders dan de vorm van de Lamzac (ik zeg lijkt want ik heb de concrete producten niet gezien; dat geeft soms een heel ander beeld). Voor wat betreft de Kozē is dat lastiger te beoordelen; goede afbeeldingen en het eindproduct ontbreken vooralsnog. En Kozē zegt op haar product octrooi (een patent) te hebben aangevraagd. Dat betekent dat er bescherming is aangevraagd voor een technische uitvinding. Of dat haalbaar is, is maar de vraag. Als die technische uitvinding al terug te vinden is in een eerder product, zoals de Lamzac, is de uitvinding niet nieuw en dat is vereist voor een geldig octrooi.

Fatboy heeft al aangekondigd een juridische procedure te starten tegen Kaisr. Het is afwachten hoe een rechter de producten beoordeelt. Welke hangout ook wint, ik ga er een bestellen (een Lamzac, want dat is de enige die al op de markt is)!

Handelsnaam inschrijven? – let op onjuist advies van de KvK

De afgelopen jaren heb ik regelmatig (startende) ondernemers gesproken die een handelsnaam wilden inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK), maar daarbij te horen kregen dat dit niet kon omdat de naam al in het handelsregister stond. Onlangs kreeg ik een brief onder ogen van de KvK waarin dit met zoveel woorden staat:

De KvK meldt dus dat “het gebruik van een gelijkende naam wettelijk niet [is] toegestaan omdat dit tot verwarring kan leiden.” Er wordt geadviseerd een andere naam te kiezen. Maar is dit advies wel juist? Het antwoord laat zich raden: nee.

De handelsnaam is ‘de naam waaronder een onderneming wordt gedreven’. Deze definitie komt uit de Handelsnaamwet (artikel 1). Het recht op een handelsnaam ontstaat door het gebruik van die naam. Veel ondernemers denken ten onrechte dat het recht op een handelsnaam ontstaat bij de inschrijving van de naam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat dat gedacht wordt is – zeker gezien de ‘adviezen’ van de KvK zelf – niet zo vreemd, maar het is niet juist. De enkele inschrijving in het handelsregister geeft geen enkel recht.

Bovendien mag de KvK niet weigeren een handelsnaam te registreren. De Kamer van Koophandel checkt bij de aanvraag tot registratie van een handelsnaam of die naam al is ingeschreven. Als dat het geval is, wordt dat aan de aanvrager meegedeeld en is het vervolgens aan hem/haar om te bepalen of toch voor registratie wordt gekozen, dus uitdrukkelijk niet aan de Kamer van Koophandel. Een al bestaande inschrijving van dezelfde of een gelijkende naam in het handelsnaamregister hoeft namelijk helemaal niet te betekenen dat diezelfde naam niet gevoerd kan worden.

In artikel 5 van de Handelsnaamwet staat:
‘Het is verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.’

Of gebruik van een handelsnaam inbreuk maakt op een al bestaande gebruikte handelsnaam, hangt dus van diverse factoren af. In de eerste plaats moet worden gekeken of de namen gelijk(end) zijn, daarnaast of ze voor dezelfde soort activiteiten gebruikt worden en zo ja, of de gebieden waarin ze gebruikt worden overlappen. Als die drie vragen met ‘ja’ moeten worden beantwoord, moet nog aan een vierde vereiste worden voldaan: er moet sprake zijn van verwarringsgevaar. Dat wordt over het algemeen aangenomen als aan de eerste drie vereisten wordt voldaan, maar er zijn omstandigheden denkbaar waarin dit toch niet het geval is, bijvoorbeeld als het gaat om hele beschrijvende handelsnamen. Het helpt in een juridisch conflict als je ook kunt laten zien dat er daadwerkelijk verwarring bestaat. Als afnemers zich bijvoorbeeld afvragen of de beide ondernemingen met elkaar te maken hebben (indirecte verwarring) of als gedacht wordt dat het ene bedrijf het andere is en vice versa (directe verwarring).

Maar let op: ook als je geen gelijkende handelsnaam tegenkomt, betekent dat niet zonder meer dat je de naam kunt gebruiken. Een handelsnaam kan namelijk ook inbreuk maken op een geregistreerd merk. Een merkrecht biedt een veel ruimere beschermingsomvang dan een handelsnaam. Voorwaarde is wel dat het merk is ingeschreven in het merkenregister (gebruik telt in beginsel niet) en bovendien moet een merk – anders dan een handelsnaam – onderscheidend zijn voor de producten of diensten die ermee worden aangeboden.

Kortom: check voordat je een handelsnaam gaat gebruiken goed of je geen inbreuk maakt op rechten van anderen. Laat je daarbij goed adviseren en laat je niet leiden door ‘advies’ van de Kamer van Koophandel.

Meer weten over dit onderwerp? Download het (gratis) handboek voor ondernemers en bedrijven ‘IE in Bedrijf – Handelsnamen en merken’ via de website www.ie-inbedrijf.nl

Ook de beschrijvende handelsnaam is beschermd!

Met bovengemiddelde belangstelling lees ik altijd uitspraken in handelsnaamzaken. Ingegeven door merkenrechtelijke beoordelingscriteria, wordt het handelsnaamrecht naar mijn idee namelijk veelvuldig onjuist benaderd (zie ook mijn noot bij Vzr. Rechtbank Amsterdam, Torture musea, IE-Forum IEF 11912).  

Gisteren werd ik weer ‘getrakteerd’ op een lezenswaardig vonnis in een zaak die ging om de handelsnaam AKTIE-TAXI (Vzr. Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2015:6242). Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, citeer ik graag een stuk uit rechtsoverweging 4.11:

In beginsel komt gelet op het vorenstaande aan de door [eiser] gevoerde handelsnaam – zij het in zeer geringe mate – handelsnaamrechtelijke bescherming toe, tenzij – gezien de beschrijvende aard van de handelsnaam – het aannemen van deze (geringe) mate van bescherming zou leiden tot een monopolisering van de kenmerkende woorden door [eiser].

Deze overweging komt sympathiek over, maar is niet juist. Het handelsnaamrecht geeft naar zijn aard nooit een monopolie op woorden. Het geeft géén recht op een naam. Dat is juist het grote verschil met het merkenrecht.

Het handelsnaamrecht geeft een onderneming ‘slechts’ bescherming in het gebied waar zij actief is tegen de verwarring, die kan ontstaan als zijn handelsnaam (of een daarop gelijkende naam) ook door een andere onderneming in datzelfde gebied wordt gevoerd. De vraag of er sprake is van verwarringsgevaar, is het maatgevende criterium. Het feit dat een handelsnaam geheel of gedeeltelijk beschrijvend is, staat bescherming niet in de weg. Als sprake is van verwarringsgevaar, kan ook op basis van een beschrijvende handelsnaam worden opgetreden.

De wet stelt aan handelsnamen niet de eis van onderscheidend vermogen, zoals zij dat wel doet aan merken. Handelsnamen zijn naar hun aard overigens ook vaak beschrijvend van aard. Van oudsher dienen dergelijke namen op de eerste plaats om de onderneming te beschrijven.

In principe komt aan een beschrijvende handelsnaam dus dezelfde bescherming toe als aan een onderscheidende, te weten bescherming tegen verwarring. De wet discrimineert niet op dit punt. De overweging, die ik vaker in gerechtelijke uitspraken zie, dat een beschrijvende handelsnaam slechts in zeer geringe mate kan rekenen op bescherming, is dus onterecht.

Doet het er in de concurrentiestrijd dan helemaal niet toe of een handelsnaam beschrijvend is of niet? Jawel. Of de handelsnaam louter beschrijvend is of heel onderscheidend, kan (met nadruk op ‘kan’) namelijk wel van invloed zijn op de vraag of verwarring bij het publiek is te duchten. Immers, bij gebruik van beschrijvende aanduidingen, is het kleinste verschil veelal voldoende om het gevaar voor verwarring weg te nemen. Het publiek zal dan namelijk veelal juist die verschillen opvallen. In die zin is de zogeheten ‘beschermingsomvang’ van onderscheidende namen over het algemeen groter. Bij onderscheidende handelsnamen zal het publiek sneller een link leggen met gelijkende namen en in verwarring kunnen raken. De wellicht geringere beschermingsomvang van beschrijvende namen is echter wel iets anders dan geringe bescherming…