IP Update 2

The secret weapon of the Benelux trademark registration

Benelux trademark registrations have a huge advantage compared to other, f.i. EU registrations. The Benelux Convention on Intellectual Property (BCIP) provides for additional protection, namely against the use of signs other than as a trademark. As in most trademark law systems, a Benelux trademark owner is able to stop the use of (1) an identical sign for identical/similar goods and/or services, (2) a similar sign for identical/similar goods and/or services if a likelihood of confusion exists and (3) an identical/similar sign without due cause that takes unfair advantage of or is detrimental to the distinctive character or the repute of the trademark that enjoys a reputation in the Benelux territory. Benelux trademark owners are also able to stop the use of a sign ‘for purposes other than those of distinguishing the goods or services, where use of the sign without due cause would take unfair advantage of or be detrimental to the distinctive character or the repute of the trademark.’ In practice, this clause is mainly relied on in cases where the trademark owner tries to stop the use of a trade name (company name), a domain name or use in social media/on internet in general. Often with success. Companies that are on the verge of making a decision as to where to apply for a trademark registration should take this advantage into account.

The well-known and talented Dutch Formula 1 driver Max Verstappen earns serious amounts of money with racing. But there is an alternative financial source: his portrait.

IP Update 1


Don’t forget the moral rights of architects!

At the Dutch museum ‘Naturalis’ (an internationally recognized authority on biodiversity) the ‘T.Rex in Town-exposition’ can now be visited. This exposition attracts many visitors, Dutch as well as from abroad. The rest of the museum is closed for a large-scale renovation in order to be able to deal with the increasing number of visitors.

That renovation led to a tough legal dispute over copyrights and the accompanying moral rights of the architect Fons Verheijen who originally designed the museum. The architect claimed that with the planned renovation his design would be crippled which could jeopardize his reputation. This can be seen as a violation of his moral rights (the so-called ‘droit au respect’). During the legal proceedings, the renovation of the museum could no longer be postponed and had already started. Stopping the renovation and turning it back would be a disaster for Naturalis. Yet, that is what the court in interim injunction proceedings did: Naturalis had to stop the renovation until the court in the simultaneous proceedings on the merits would decide whether the renovation would mean an infringement of the rights of the architect.

But then the parties settled: the only thing the architect could do was claim a high amount of damages. And the only thing Naturalis could do was pay. Ignoring the moral rights of the architect cost Naturalis 1.5 Million Euros… An expensive lesson. Hopefully the visitors do not have to pay for that.

Animal drinks

Over 10 years ago, a legal battle started between Red Bull and the Dutch coffee shop operator The Bulldog. This battle was caused by the registration and use of the trademark THE BULLDOG for energy drinks.

In the opinion of Red Bull this trademark was confusingly similar to its own RED BULL mark, or at least The Bulldog would take unfair advantage of or could be detrimental to the reputation of Red Bull’s well-known trademark.

The clash between the bulls ended up in a complicated legal battle about interpretation of law which – via the Dutch Supreme Court – even went all the way up to the highest European Court, the European Court of Justice in Luxemburg. The European Court gave its judgment and after referral decisions and more than 10 years of legal battle the court of appeal in The Hague simply ruled that the trademarks could not even be considered similar. As a consequence, to put it as simply as possible: in the view of this court Red Bull did not have a case and the court did not have to look into all the legal nitty-gritties that the parties had been debating about for years. Looking at the past, we would be surprised if this judgment is really the end of this sage. Red Bull is probably not ready to give up yet…


Sometimes the strength lies in its simplicity

The Dutch like beschuit, unique to the Netherlands and best described as a kind of dry, crunchy and brittle toast, always round of shape. This typical breakfast materialplays an important role in a typically Dutch tradition to celebrate the arrival of a baby (if you wonder, search for: ‘beschuit met muisjes’). The usual packaging for beschuit is a tight foil wrapping, which opens from the top. One disadvantage: how to get the biscuits out of the wrapping without breaking them… A problem that many Dutch experienced for decades, and which was solved by a Dutch man, Mr. Tempel, in 1999. He made a cut-out in the beschuit, which acts as a finger hold and filed a patent for this invention. A very simple but genius solution that is appreciated by many. Not surprisingly, premium biscuit brands wish to offer their customers with premium handling comfort provided by this cut-out technique, preferably without paying royalties to Mr. Tempel.

Two Dutch biscuit players, Bolletje and Van der Meulen, have tried to invalidate the beschuit patent, without success. This ended in entering into a license agreement with Tempel.

Recently, Continental Bakeries (CB) also wanted to have cut-out beschuit. CB invited Tempel for a meeting to discuss a license. For health reasons Tempel was not able to join any discussions at that moment and he asked for some patience. CB’s patience was tested and apparently it did not have much. Instead awaiting better moments, it initiated invalidity proceedings, once more trying to wipe the patent. CB stated that the claimed solution, as simple as it is, is obvious and cannot be considered a patentable invention. A wrong assessment and likely prompted by hindsight. Again, a multimillion company could not stand up against the patent of Mr. Tempel. After this defeat, at the end of 2016 in other court proceedings, CB tried to force Tempel to grant a license on the patent after all. But also these proceedings turned out in Tempel’s advantage, leaving CB empty handed.

Registered design rights prove valuable again

Every now and then the value of registered design rights (‘RCDs’ – Registered Community Designs) becomes clear in lawsuits over design protection. RCDs appear to be a hidden IP-secret.

Recently, a new toy was launched: small plastic Velcro play balls in various colours named ‘Bunchems’. By ‘sticking’ these play balls to each other, many forms and figures can be made. The manufacturer, Spin Master, has protected the play balls i.a. with an RCD for the fluffy design of the play balls.


As in many cases, successful products can count on being copied. High5 sells almost identical small plastic Velcro play balls in various colours: ‘Linkeez’. Spin Master started interim injunction proceedings based on its registered EU design rights and won: the Linkeez play balls infringe the design rights of the Bunchems play balls. The interlocutory judge deems the RCD of Spin Master to be valid and the Linkeez play balls to be infringing. Besides being prohibited to use the Linkeez play balls in all EU-countries, High5 needs to publish a rectification.

This newsletter can also be received automatically by e-mail. If you would also like to receive our IP Updates by e-mail, please subscribe via ipupdate@legaltree.nl

Wat kost een merken-, auteursrecht of handelsnaamzaak? En andere zaken die intellectueel eigendom (IE) betreffen.

Aan wat voor bedragen moet je denken als je gaat procederen over een merk of handelsnaam, of over auteursrechten?

Uitgangspunt: kosten procedure komen voor eigen rekening

De kosten van een rechtszaak komen voor eigen rekening. Meestal bestaan deze kosten voor het grootste deel uit advocaatkosten.

De verliezende procespartij wordt (meestal) door de rechter veroordeeld in de kosten van de procedure, zodat hij de kosten van de winnende partij moet vergoeden. Dat levert alleen niet veel op. Deze kostenvergoeding is een zogeheten forfaitair bedrag en dekt bij lange na niet de werkelijke advocaatkosten. Nadeel hiervan is dus dat over het algemeen bij een goede afloop van een rechtszaak nog steeds een aanzienlijk deel van de gemaakte kosten voor eigen rekening komt. Er is ook een voordeel:  bij verlies zijn de bijkomende kosten van de wederpartij veelal te overzien.

In IE-zaken kan de verliezer veroordeeld worden in de werkelijke kosten, inclusief advocaatkosten van de winnende partij

In intellectuele eigendomszaken, zoals merken-, handelsnaam- en auteursrechtzaken, gelden andere regels. In dit soort zaken wordt de verliezer doorgaans veroordeeld tot vergoeding van de werkelijke kosten, inclusief advocaatkosten van de winnende partij. Maar: ook in IE-zaken (met uitzondering van octrooizaken) geldt dat de te vergoeden advocaatkosten niet ongelimiteerd zijn.

Al sinds 2008 hanteren rechtbanken zogenaamde ‘indicatietarieven’ aan de hand waarvan de redelijkheid en de evenredigheid van de gemaakte advocaatkosten kunnen worden beoordeeld en die de procespartijen verder de mogelijkheid geeft het kostenrisico in een vroeg stadium beter te kunnen inschatten.

Het indicatietarief is in beginsel de maximale verschuldigde vergoeding voor advocaatkosten van de wederpartij. Het geldt niet in octrooizaken

Vanaf 1 april 2017 gelden nieuwe indicatietarieven en lijkt het erop dat de rechter ook strenger zal gaan vasthouden aan deze tarieven. De Hoge Raad heeft al beslist dat de rechter de taak heeft de hoogte van de proceskosten ambtshalve, dus uit zichzelf (zonder dat partijen daar een beroep op doen), te toetsen. In de toelichting bij de nieuwe indicatietarieven is dan ook expliciet vermeld dat hogere bedragen – dus boven het maximale indicatietarief (zie over de hoogte hieronder) – alleen nog maar worden toegewezen in uitzonderlijke gevallen.

Dit geeft vooraf meer zekerheid over het maximale financiële procesrisico als je – naast je eigen kosten die je al dient te dragen – ook in de kosten van de wederpartij veroordeeld wordt. Ook geeft het je vooraf meer zekerheid over wat je als winnende partij eventueel vergoed kan krijgen. Daarnaast geven indicatietarieven veelal een goed beeld van de te verwachten eigen advocaatkosten voor de procedure.

Hoe hoog zijn de indicatietarieven bij de rechtbank?

Nieuw is dat voor ‘zeer eenvoudige’ zaken vanaf 1 april 2017 geldt dat het gewone kostenregime op basis van forfaitaire bedragen van toepassing is. Van ‘zeer eenvoudig’ is sprake bij een kleine inbreuk, bijvoorbeeld een foto op de website van een particulier die op eerste verzoek zal worden verwijderd.

Los van de ‘zeer eenvoudige’ zaken, variëren de indicatietarieven in een kort geding bij de rechtbank vanaf 1 april 2017 van EUR 6.000 voor een eenvoudige zaak, EUR 15.000 voor een normale zaak tot EUR 25.000 voor een complexe zaak.

In een bodemprocedure gelden andere tarieven, die wat meer gedifferentieerd zijn omdat het verloop van een dergelijke procedure, nog los van de complexiteit, van zaak tot zaak kan verschillen. Het indicatietarief voor een ‘normale’ bodemzaak is EUR 17.500 tot EUR 20.000. De bandbreedte ligt in ieder geval tussen EUR 8.000 voor een eenvoudige zaak tot EUR 45.000 voor een complexe zaak, waarin ook nog procedurele incidenten zijn opgeworpen. In het weinig voorkomende geval dat de rechtbank vragen stelt aan het Hof van Justitie in de EU, wordt dit bedrag nog verhoogd met EUR 15.000. Dus EUR 60.000 lijkt het absolute plafond in een bodemprocedure bij de rechtbank.

Het Indicatietarief rechtbank voor de advocaatkosten in een normaal kort geding is EUR 15.000 en voor een bodemprocedure EUR 17.500 tot EUR 20.000

Deze indicatietarieven zien alleen op de advocaatkosten exclusief BTW en ze zien niet op andere kosten zoals griffierechten, deurwaarderskosten en dergelijke. Deze kosten komen dus nog bovenop de advocaatkosten en dienen bij verlies van de procedure meestal ook aan de wederpartij vergoed te worden. 

Als de zaak niet eindigt bij de rechtbank…

In geval van hoger beroep of (daarna) cassatie, lopen de indicatietarieven verder op. Omdat de meeste IE-zaken eindigen na een beslissing van de rechtbank volsta ik met de opmerking dat de indicatietarieven in hoger beroep min of meer vergelijkbaar zijn. Je advocaat kan je hierover zo nodig verder informeren.

Wat laatste gedachten

Het lijkt mooi: als je wint dan kost de procedure je (bijna) niets en zit je niet zelf met al die advocaatkosten. Wat belet je nog om een zaak aan de rechter voor te leggen? De praktijk leert echter dat de vergoedingsregeling in intellectuele eigendomszaken vaak juist averechts werkt. Veel zaken zijn niet zwart/wit en de uitkomst van de meeste procedures laten zich niet van te voren raden. In het beste geval maak je een hele goede kans op een overwinning, maar een hele goede kans is nog geen 100%. En juist het risico dat je bij een verlies grofweg twee keer de kosten moet betalen, durven veel, met name wat kleinere, partijen niet te dragen.

Met de nieuwe regeling per 1 april 2017 lijkt het iets beter te worden. Er wordt meer onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus van complexiteit, waarbij het niet langer mogelijk is om de werkelijke kosten te verhalen op de verliezende partij in zeer eenvoudige zaken. Ook lijken de indicatietarieven een harde grens aan te geven, zodat je in principe niet meer hoeft te vrezen voor een nog hogere advocaatkostenveroordeling. Maar zaligmakend is het niet.

De familie MOSZKOWICZ blijft onderwerp van juridische geschillen

Auteursrecht Robert Moszkowicz

Een paar dagen geleden was al in diverse media te lezen dat Robert Moszkowicz, broer van onder andere Bram Moszkowicz, het niet voor elkaar heeft gekregen om de VPRO te verbieden de televisieserie ‘De Maatschap’ uit te zenden.

Robert Moszkowicz vindt dat de VPRO met de serie inbreuk maakt op zijn auteursrechten op de autobiografie ‘De Straatvechter’. Moszkowicz probeerde daarmee bescherming te claimen op bepaalde feiten en gebeurtenissen die al voor het verschijnen van zijn boek openbaar waren. Dat is niet mogelijk, oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam terecht.

Auteursrecht rust niet op feiten. Er kan alleen auteursrecht worden geclaimd op werken die een ‘eigen, intellectuele schepping’ opleveren. Oftewel: creaties waarbij eigen – persoonlijke – keuzes zijn gemaakt. De auteur moet dus eigen, persoonlijke keuzes maken om auteursrecht te kunnen claimen. Dat is niet het geval bij feiten of gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden.

De Maatschap mag dus gewoon worden uitgezonden.


Maar dit is niet het enige ‘Moszkowicz-geschil’ waarover deze week werd bericht. Twee jaar geleden was de naam MOSZKOWICZ al onderwerp van een merkenrechtelijk geschil (zie hierover mijn blog ‘Moszkowicz, Moszkowicz of Moszkowicz: wie heeft recht op het gebruik als merk?’), toen binnen de familie zelf. Dit keer bericht Advocatie dat het merk MOSZKOWICZ is ingezet om de Toneelgroep Maastricht te verbieden de naam ‘Moszkowicz’ te gebruiken voor het opvoeren van een toneelstuk over de komst en ondergang van voormalig advocaat Bram Moszkowicz.

Inzet van het geschil is het merk MOSZKOWICZ dat een van de Moszkowicz-broers, Max (jr.), heeft geregistreerd (tegen ditzelfde merk werd vorig jaar nog bezwaar gemaakt door David en Max (sr.) Moszkowicz, zoals hiervoor beschreven). Het merk is in 2015 ingeschreven voor onder andere ‘het samenstellen, produceren, regisseren, uitvoeren en presenteren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek- , amusements- en theaterprogramma’s’.

Bij merkregistraties is het zo dat het merk na inschrijving de eerste 5 jaar niet gebruikt hoeft te worden. Maar ná die 5 jaar geldt dat een merkregistratie vervallen kan worden verklaard voor die producten en/of diensten waarvoor het merk weliswaar is ingeschreven, maar waarvoor het niet is gebruikt.

Voor het merk MOSZKOWICZ geldt dat deze vijfjaarstermijn voorlopig nog niet voorbij is en Max Moszkowicz het merk dus ook nog niet hoeft te gebruiken voor bijvoorbeeld het uitvoeren van theaterprogramma’s. Hij kan zijn merkregistratie dus voorlopig nog inzetten tegen partijen zoals de Toneelgroep Maastricht. De vraag is alleen of dat na afloop van de vijfjaarstermijn nog steeds zo is. Hij zal het merk dan wel normaal moeten gebruiken. De advocaat van de Toneelgroep Maastricht vindt trouwens dat ‘Max de geslachtsnaam niet kan monopoliseren’, aldus Advocatie, maar dat is niet juist.

Een geslachtsnaam kan wel degelijk als merk worden gemonopoliseerd. Denk maar aan bekende merken, tevens geslachtsnamen, als Heineken, Philips, McDonalds, Karen Millen, Louis Vuitton, Ralph Lauren et cetera. Dat betekent natuurlijk niet dat je als merkhouder anderen kunt tegengaan hun naam als persoonsnaam te gebruiken, dus gewoon als (achter)naam in het dagelijkse verkeer. Maar je kunt anderen met die geslachtsnaam wel verbieden de naam als merk, dus ter onderscheiding van producten of diensten, te gebruiken.

Is dit alles nu vervelend voor de Toneelgroep Maastricht, dat de voorstelling heeft omgedoopt tot ‘De Advocaat’? Dat valt wel mee denk ik. Door deze actie hebben ze de nodige publiciteit gekregen wat waarschijnlijk meer bezoekers zal trekken die inmiddels wel weten dat ‘De Advocaat’ gaat over Bram Moszkowicz.

Meer weten over merken, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten? Download de (gratis) eBooks IE in Bedrijf via: www.ie-inbedrijf.nl.

H&M maakt merkinbreuk door gebruik van CHIEF op sweaters

Jeans Centre is houder van het merk CHIEF. Dit merk is ingeschreven voor kleding. Dat betekent dat Jeans Centre andere partijen kan verbieden het merk CHIEF, of een gelijkend merk, te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke producten.

H&M verkoopt deze sweater:

Jeans Centre is daar niet blij mee en vraagt H&M de verkoop te staken. Jeans Centre baseert zich bij dat verzoek op haar geregistreerde merk CHIEF. H&M vindt dat zij geen inbreuk maakt op het merk CHIEF waarna Jeans Centre een rechtszaak start.

Jeans Centre is van mening dat H&M inbreuk maakt op haar merkrechten door een identiek merk te gebruiken voor identieke producten (kleding). Tussen partijen bestaat geen discussie dat de producten identiek zijn. H&M is alleen van mening dat zij geen identiek merk gebruikt op haar sweaters: daar staat namelijk ook een indianenhoofd en het getal 17 op. De rechtbank in Amsterdam gaat daar niet in mee en oordeelt op 19 oktober 2016 dat het teken CHIEF op de sweaters van H&M wél identiek is aan het geregistreerde merk van Jeans Centre. Het teken CHIEF neemt namelijk een dominante plaats in op de sweaters:

“Het teken “chief” is immers als bovenste teken op de sweater geplaatst. Doordat de andere tekens daaronder zijn geplaatst, staat het teken “chief” daarmee los van de afbeelding van het indianenopperhoofd en ook geheel los van het als derde element op de sweater aanwezige cijfer “17”. Het teken “chief” neemt aldus op de sweater een zelfstandig te onderscheiden plaats in. Daar komt bij, zoals door Jeans Centre aangevoerd, [dat] het teken “chief” het enige woordteken op de sweater is. Het teken “chief” zal daardoor door de gemiddelde consument als eerste worden waargenomen. Aannemelijk is daarmee, zoals door Jeans Centre aangevoerd, dat de gemiddelde consument de onder het teken “chief” geplaatste afbeelding van een indianenopperhoofd slechts zal beschouwen als een verwijzing naar het voorgaande teken “chief”, aldus de rechtbank.

H&M maakt met de verkoop van de sweaters dus inbreuk op de merkrechten van Jeans Centre. H&M moet stoppen met het gebruik van het teken CHIEF, de aantallen geproduceerde en verkochte sweaters opgeven en de schade van Jeans Centre vergoeden. En daarbovenop: H&M moet € 37.087,71 aan proceskosten vergoeden (naast haar eigen advocaatkosten).

Al met al is de verkoop van de CHIEF-sweaters voor H&M een duur grapje gebleken. Opvallend vind ik dat er geen discussie is gevoerd over de vraag of H&M het teken ‘CHIEF’ wel als merk gebruikt op de sweaters. Kleding is bij uitstek geschikt voor allerlei opdruk, zoals woorden en andere versiering. Om als merkhouder een andere partij te kunnen verbieden eenzelfde merk te gebruiken, moet het (een – hier niet nader besproken – uitzonderingsgeval daargelaten) wel gaan om gebruik als mérk. Dus als onderscheidingsteken. CHIEF moet door H&M dus gebruikt worden ter onderscheiding van haar sweaters. Dat is naar mijn mening niet het geval. Het teken CHIEF is door H&M gebruikt als versiering. Ik denk niet dat er een consument is die denkt dat ‘ie een sweater van het merk CHIEF koopt, juist ook omdat het woord zo prominent en groot op de sweaters is afgedrukt.

Misschien iets voor hoger beroep?

Meer weten over (het belang van) de bescherming van handelsnamen en merken? Download het handboek IE in Bedrijf deel 1 – Handelsnamen en merken via www.ie-inbedrijf.nl of neem contact op.

Brexit: wat gebeurt er nu met EU-merken en EU-modellen?

Een EU-merk (voorheen: ‘Gemeenschapsmerk’) en een EU-model (‘Gemeenschapsmodel’) geven de houder rechten voor alle landen van de Europese Unie. Met zo’n merk of model kun je anderen verbieden een vergelijkbaar merk of model te gebruiken, in álle landen van de EU. Zelfs als je als houder dat merk of model niet eens gebruikt in een bepaald EU-land.

Sinds de introductie van het EU-merk in 1996 en het EU-model eind 2001 hebben we alleen de situatie gehad dat er een nieuw land toetrad tot de EU. Dat betekent dat bestaande EU-merk- en modelregistraties zich automatisch uitbreiden tot deze nieuw toetredende landen. Niet eerder hebben we de situatie gehad dat een land uit de EU stapt. Tot 24 juni 2016, de dag dat bekend werd dat het Verenigd Koninkrijk (hierna: ‘UK’) de EU zal verlaten.

Wat betekent een Brexit nu eigenlijk voor bestaande EU-merken en -modellen?

Op de korte termijn zijn de gevolgen te overzien. Het zal nog een hele tijd duren voordat de onderhandelingen over Brexit zullen zijn afgerond en het UK dus daadwerkelijk de EU verlaat. Tot die tijd strekken de EU-rechten zich nog gewoon uit tot het UK.

Het daadwerkelijke vertrek van het UK uit de EU heeft natuurlijk consequenties en roept allerlei vragen op. Worden de EU-rechten automatisch omgezet in een EU-merk/-model en een nationaal recht voor het UK? Moeten de merk- en modelhouders een geheel nieuwe merk- of modelregistratie aanvragen voor het UK als ze daar bescherming willen? Wat wordt de taal waarin procedures bij het Europese Merken- en Modellenbureau (‘EUIPO’) worden gevoerd, nu voor gebruik van de huidige eerste taal (Engels) geen aanknopingspunten meer zullen bestaan? Hoe zit het met beslissingen van rechters die een verbod hebben uitgesproken voor de gehele EU? Zijn die beslissingen straks niet (meer) uitvoerbaar in het UK? En zijn beslissingen van UK-rechters die gelding hebben voor de hele EU straks niet meer uitvoerbaar? Hoe moeten bedrijven omgaan met licenties en andere overeenkomsten waarin ze het gebruik van een EU-rechten door een andere partij hebben geregeld?

Tal van vragen dus en bedrijven doen er goed aan hierover na te denken en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, waar mogelijk, ruim voordat het UK de EU daadwerkelijk verlaat.

Boer Tom

Op Telegraaf.nl is vandaag te lezen dat boer Tom, de populaire jonge boer in het programma Boer Zoekt Vrouw, zijn naam als merk heeft vastgelegd. Het depot zou door een bekende van boer Tom zijn verricht.

Het merk BOER TOM blijkt inderdaad op 29 januari jl. door de heer Broersen te zijn gedeponeerd in het Benelux-merkenregister.

Volgens de KRO heeft boer Tom “hiermee willen voorkomen dat iemand anders straks de naam Boer Tom heeft vastgelegd.”, aldus Telegraaf.nl. Is boer Tom met dit merkdepot in deze opzet geslaagd?

Ik denk het niet.

Het merk BOER TOM is maar voor een beperkt aantal waren en diensten gedeponeerd, te weten – kort gezegd – (1) land-, tuin- en bosbouwproducten; verse vruchten en groenten; levende planten en bloemen; bloembollen; (2) ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; ontspanning via radio en televisie; produceren en uitvoeren radio-, televisie- en audioprogramma’s; en (3) agrarische diensten, al dan niet via het internet.

Een merk geeft in beginsel alleen een exclusief recht in relatie tot de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd. Met een merk in de hand kan je je verzetten tegen iemand die jouw merk gebruikt voor identieke waren of diensten, of tegen iemand die voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een teken gebruikt dat lijkt op jouw merk. Vereist is dan wel dat er door de overeenstemming gevaar voor verwarring bestaat bij het publiek.

Alleen bekende merken kennen een ruimere bescherming. Als je merk voldoende bekendheid geniet bij dat publiek, dan wordt ook nog bescherming geboden tegen reputatieafbreuk en het ongerechtvaardigd meeliften door derden op die merkbekendheid. Die bekendheid kan door intensief gebruik van het merk ontstaan. Boer Tom is wellicht al een bekende Nederlander, maar (nog) geen bekend merk voor bepaalde waren of diensten. Dat vergt eerst gebruik van het merk en is dus nog toekomstmuziek.

Het merk BOER TOM is slechts voor een beperkt aantal waren en diensten gedeponeerd; er blijft dus nog veel over dat niet onder de reikwijdte van het merk BOER TOM valt en waartegen boer Tom – of beter gezegd de heer Broersen die de merkhouder is – zich niet met een beroep op zijn merk kan verzetten (zodra het merk definitief is ingeschreven; het verkeert nu nog in de aanvraagfase).

Wat te denken van een BOER TOM overall of BOER TOM laarzen?

Is boer Tom dan helemaal kansloos? Nee, een merkdepot dat te kwader trouw is verricht kan nietig worden verklaard. Van kwade trouw kan bijvoorbeeld sprake zijn als de aanvrager niet de intentie heeft om zijn merk te gaan gebruiken, maar alleen boer Tom probeert te beletten zelf zijn merk voor die andere waren of diensten te deponeren. Ook mag een merk niet misleidend zijn.

Hoe dan ook, ik denk dat boer Tom met dit (beperkte) merkdepot dus niet alle kapers op de kust zal kunnen weren.

Waar een merk al niet goed voor is

Anderhalve maand geleden oordeelde het Gerecht van de Europese Unie dat de Rubik’s Cube een geldig vormmerk is.

Bij merken denken de meeste mensen al snel aan woordtekens als COCA-COLA en MICROSOFT. Maar zoveel meer kan een merk zijn. Het uitgangspunt is namelijk dat alle voor grafische voorstelling vatbare tekens een merk kunnen zijn. Onder andere benamingen, tekeningen, kleuren, letters, cijfers, vormen van waren, verpakkingen en geluiden worden vandaag de dag als merk geaccepteerd.

Het merkenrecht biedt dus ook bescherming aan onderscheidende vormgeving. Al ruim dertig jaar geleden bevestigde de Hoge Raad dat de vorm van de Wokkel, het welbekende zoutje met de schroefvorm, via het merkenrecht beschermd kon worden. En sindsdien zijn vele vormen als merk geaccepteerd.

Niet alleen productvormgeving komt voor merkbescherming in aanmerking, maar ook vormgeving van bijvoorbeeld een winkelinrichting. De hoogste Europese rechter oordeelde in de zomer van 2014 dat de winkelinrichting van een Apple Flagship Store een merk kan zijn.

Echter, niet alle vormen zijn via het merkenrecht te beschermen. Niet ieder teken kan of mag namelijk een merk zijn. Zo kan een teken alleen een merk zijn als het in staat is om een waar of dienst van een bepaalde onderneming te onderscheiden van waren of diensten van andere ondernemingen. Sommige tekens bezitten deze vereiste onderscheidende kracht direct omdat het publiek het teken van huis uit als onderscheidingsteken zal opvatten.

Volgens het Gerecht bezit ook de Rubik’s Cube van huis uit onderscheidend vermogen. Op de eerste plaats is de kubusvorm namelijk niet de norm voor een 3D-puzzel. De vorm is niet gebruikelijk. Een kubus is immers een van de mogelijke vormen van een dergelijke puzzel. Daarbij komt dat de dikke zwarte lijnen tussen de vlakken, de zogenaamde roosterstructuur, de 3D-puzzel volgens het Gerecht een origineel aspect geven “dat gemakkelijk in het geheugen van de gemiddelde consument kan worden gegrift en deze in staat stelt de door dat merk aangeduide waren te onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst”. Met origineel bedoelt het Gerecht dat de vorm niet ‘gebruikelijk’ is en dat de relevante kenmerken van de vorm voldoende ‘specifiek en willekeurig’ zijn.

Voor tekens die geen intrinsiek, dus van huis uit, onderscheidend vermogen hebben, geldt dat deze eerst moeten ‘inburgeren’. Het publiek zal door middel van reclame en dergelijke het teken moeten gaan associëren met de waren of diensten van één onderneming. Het is niet altijd duidelijk in hoeverre dergelijke tekens moeten zijn ingeburgerd om als merk te kunnen worden ingeschreven, maar de lat lijkt vrij hoog te liggen. Recent oordeelde de hoogste Europese rechter bijvoorbeeld dat de herkenningsgraad van een enkele kleur ten minste 70% moet zijn om als merk te kunnen worden ingeschreven. Pas dan is het voldoende ingeburgerd.

Ook tekens die – kort gezegd – uitsluitend beschrijvend zijn worden als merk geweigerd, zolang ze niet zijn ingeburgerd. Bijvoorbeeld werden woordtekens als ECODOOR voor keukenapparaten die voorzien zijn van een energie-efficiënte deur en GLASHELDER voor verzekeringen om deze reden geweigerd. Dat deze regel geldt voor beschrijvende woorden is evident. Maar in de Rubik’s Cube-zaak werd het vormmerk ook aan deze weigeringsgrond getoetst. Er werd in die procedure namelijk gesteld dat dit kubusmerk “louter beschrijvend is voor een driedimensionale puzzel die de vorm van een kubus met de afmetingen ‘3 x 3 x 3’ heeft”, omdat het “een kubus toont met bepaalde elementen die grafisch van elkaar gescheiden zijn door zwarte lijnen”. In dat argument ging het Gerecht niet mee.

Het Gerecht oordeelde dat het relevante publiek het vormmerk “niet spontaan – te weten met name zonder voorkennis van de Rubik’s Cube –, eenduidig en zonder enig nadenken of onderzoek” zou opvatten als een beschrijving voor een 3D-puzzel. Met andere woorden: als je niet eerder een kubuspuzzel hebt gezien dan zal het vormmerk niet herkend worden als een 3D-puzzel. Het doel van de vorm zal niet spontaan worden begrepen. Bij andere vormen, zelf als je die voor het eerst ziet, kan dat anders liggen. Denk bijvoorbeeld aan een origineel gevormd glas. Ook al heb je die vorm niet eerder gezien, toch is de kans groot dat je daarin een glas ziet omdat de vorm bepaalde gebruikelijke kenmerken bezit die in de markt de norm zijn.

Maar zelfs als je in het vormmerk een (of de?) 3D-puzzel zou herkennen, dan nog lijkt het iets meer dan louter een 3D-puzzel, namelijk door de dikke lijnen. Die lijnen zijn immers volgens het Gerecht origineel. Daarvan uitgaande lijkt mij dat het vormmerk hoe dan ook niet uitsluitend beschrijvend is. Leuke stof tot nadenken…

Hoe dan ook is de moraal van dit verhaal: ook het merkenrecht kan bescherming bieden aan onderscheidende vormgeving. Iets om in gedachten te houden.

Olav Schmutzer

NB Er is een wetswijziging op handen die bepaalt dat alle tekens die in het merkenregister kunnen worden vastgelegd in principe een merk kunnen zijn. Daarmee vervalt de expliciete eis van de grafische voorstelbaarheid en wordt de reikwijdte van het merk verder opgerekt.

MOSZKOWICZ, MOSZKOWICZ of MOSZKOWICZ: wie heeft recht op het gebruik als merk?

De Telegraaf kopt vandaag: Moszkowicz mag Moszkowicz blijven heten.

Er wordt weer geruzied in de familie Moszkowicz. Dit keer over de familienaam Moszkowicz die alle advocaten binnen de familie voeren voor hun praktijk. Het ligt wel iets genuanceerder dan in de Telegraaf is beschreven.

De broers David en Max Moszkowicz (sr.), advocaten in Maastricht, hebben een viertal merkregistraties op hun naam staan:

(i)⇥merk MOSZKOWICZ d.d. november 2002 voor ‘likeuren en advocaat’,
(ii)⇥merk MOSZKOWICZ d.d. juni 2013 voor o.a. ‘juridische diensten’,
(iii)⇥merk MOSZKOWICZ ADVOCATEN d.d. januari 1987 voor ‘advocatuur’, en
(iv)⇥merk MOSZKOWICZ MOSZKOWICZ MOSZKOWICZ en MOSZKOWICZ ADVOCATEN d.d. ⇥januari 1987 voor ‘advocatuur’.

Max Moszkowicz (jr.), advocaat in Amsterdam, heeft in 2012 een merk aangevraagd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (‘BBIE’): MOSZKOWICZ, voor allerlei producten en diensten, maar niet voor juridische diensten. Desondanks een doorn in het oog voor de gebroeders Moszkowicz te Maastricht. Zij startten een oppositieprocedure bij het BBIE, dat wil zeggen dat zij formeel bezwaar hebben gemaakt tegen deze merkaanvrage op basis van hun eerdere merkregistraties (i), (iii) en (iv) (merk (ii) konden ze niet inroepen, want dat merk is van látere datum dan de aanvrage van Max Moszkowicz). Daaraan hebben zij het argument toegevoegd dat ‘hun’ merk MOSZKOWICZ een (algemeen) bekend merk zou zijn en dat Max Moszkowicz het merk te kwader trouw heeft aangevraagd. Hij wist immers dat die naam al gevoerd werd voor de advocatenpraktijk van David en Max (sr.).

Het BBIE wees de oppositie op 27 november jl. af vanwege de volgende redenen:

-⇥Eventuele kwade trouw speelt geen rol in een oppositieprocedure (dit argument kun je alleen aanvoeren in een procedure bij de civiele rechter);
-⇥Dat het eerdere merk MOSZKOWICZ een bekend merk zou zijn, kan eveneens niet worden aangevoerd in een oppositieprocedure;
-⇥Algemene bekendheid (dus nog bekender dan ‘gewoon’ bekend) kan wél een rol spelen, maar daarvan is hier geen sprake, aldus het BBIE. De lat voor het aannemen van algemene bekendheid ligt hoog en wordt hier niet gehaald. De media-optredens van Bram Moszkowicz, één van de maatschapspartners, maken dit niet anders. Bovendien hebben de gebroeders Moszkowicz niet aangetoond dat sprake is van verwarringsgevaar tussen hun merk(en) en de aanvrage van Max Moszkowicz en dat is (ook) een vereiste.

Het merk MOSZKOWICZ van Max Moszkowicz is aangevraagd voor diensten die niets te maken hebben met juridische dienstverlening (en ook niet met het aloude drankje advocaat waarvoor het merk MOSZKOWICZ ook is ingeschreven door de gebroeders Moszkowicz). Van verwarringsgevaar met de oudere merken MOSZKOWICZ is dan ook geen sprake. Een terechte beslissing van het BBIE dus.

Dat neemt overigens niet weg dat de advocatenbroers Moszkowicz best een kans van slagen hebben in een procedure bij de gewone rechter. Daar kunnen ze namelijk alle argumenten aanvoeren die in een oppositieprocedure geen rol kunnen spelen, zoals: kwade trouw/bekend merk.

Overigens is ook de jongste advocatentelg Yuhedi Moszkowicz onlangs gesommeerd te stoppen met gebruik van de naam Moszkowicz Advocaten voor zijn advocatenkantoor in Utrecht, aldus de Telegraaf. De Telegraaf merkt daarbij op dat het gegeven dat Yehudi advocaat is en zijn achternaam toevallig ook Moszkowicz luidt, kennelijk niet terzake doet.

Dat klopt.

Dat je ‘toevallig’ dezelfde achternaam hebt, betekent niet dat je die naam ook als merk en/of handelsnaam mag gebruiken. Dat is een veel gehoorde misvatting. Natuurlijk mag je je eigen naam als persoonsnaam blijven voeren, maar gebruik als handelsnaam of merk is iets waar de oudere rechthebbende wel stappen tegen kan ondernemen. Zo zal het bedrijf Philips met succes kunnen optreden tegen iemand die Philips heet en de naam voor een verlichtingswinkel gaat voeren.

Het zou me dus niet verbazen als de kwestie tegen Yuhedi en Max Moszkowicz (jr.) nog een juridisch vervolg krijgt.