Berichten

Podcast Legaltree

Podcast bescherming van je handelsnaam: hoe werkt dat?

Hoe bescherm je de naam van je bedrijf optimaal? Kun je meerdere handelsnamen hebben en kun je hier ook rechten aan ontlenen? Wat is het verschil met een merk? Wat kun je doen als de KvK je inschrijving van de handelsnaam weigert? Hoe kies je een goede handelsnaam? Welke risico’s zijn er verbonden aan het kiezen van een beschrijvende handelsnaam? Wat als een handelsnaam inbreuk maakt op een andere handelsnaam of een merk?

Marjolein Driessen, Legaltree-partner en coauteur van de boekenreeks IE in Bedrijf, in een interview door Legaltree directeur en oud-minister Ard van der Steur over handelsnaamrecht.

Handelsnaamrecht: Four Seasons – hotel of tuincentrum?

Het belang van een goede handelsnaambescherming, (ook) als merk

Het was een historisch weekend; Joe Biden die op 7 november 2020 President Trump verslaat in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Natuurlijk werd er volop getwitterd. Bijvoorbeeld over het feit dat op het moment dat de media Biden uitriepen als President-elect, Trump op de golfbaan stond. Maar het meest opmerkelijke verhaal was wel dat Trumps campagneteam het Four Seasons (de befaamde luxe hotelketen, bij iedereen wel bekend) had afgehuurd voor een persconferentie. Althans dat dachten ze.

The Guardian schreef er een artikel over en het Four Seasons Hotel in Philadelphia postte de volgende Tweet:

2020-11-10 Driessen - Four Seasons- Hotel of tuincentrum?

De persconferentie bleek dus niet te zijn geboekt bij het hotel, maar bij een hoveniersbedrijf met dezelfde naam – Four Seasons Total Landscaping. Verwarring alom en voer voor grappen. Deze locatie betrof namelijk een parkeerterrein gelegen tussen een crematorium en een dildowinkel. Komiek Zack Bornstein twittert bijvoorbeeld over de talloze grappen die hij hierover kan maken:

Een reactie van het hoveniersbedrijf kon natuurlijk niet uitblijven (zie onderste Tweet). Ze zagen kennelijk geen enkel probleem in ontvangst van Trumps campagneteam voor een persconferentie. Het bedrijf staat in een klap op de kaart.

2020-11-10 Driessen - Four Seasons- Hotel of tuincentrum?

Maar hoe kan het dat twee bedrijven nu precies dezelfde naam hebben? Mag dat juridisch gezien? Voor het antwoord op die vraag moeten we eerst kijken naar de bescherming die je verkrijgt met een handelsnaam.

Handelsnaam

De handelsnaam is ‘de naam waaronder een onderneming wordt gedreven’. Deze definitie komt uit de (Nederlandse) Handelsnaamwet (artikel 1). Het recht op een handelsnaam ontstaat dus door het gebruik van die naam. Veel ondernemers en bedrijven denken ten onrechte dat het recht op een handelsnaam al ontstaat bij de inschrijving van de naam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat dat gedacht wordt is niet zo vreemd, maar het is niet juist. De enkele inschrijving in het handelsregister geeft geen enkel recht. Zie hierover o.a. ook dit eerdere blog.

Verwarring?

Het is op zich niet verboden om een handelsnaam te kiezen die al gebruikt wordt door een ander. Maar er zijn wel grenzen. In artikel 5 van de Handelsnaamwet staat:

‘Het is verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.’

Of gebruik van een handelsnaam inbreuk maakt op een al bestaande gebruikte handelsnaam, hangt dus van diverse factoren af. In de eerste plaats moet worden gekeken of de namen gelijk(end) zijn, daarnaast of ze voor dezelfde soort activiteiten gebruikt worden en zo ja, of de gebieden waarin ze gebruikt worden overlappen. Als die drie vragen met ‘ja’ kunnen worden beantwoord, moet nog aan een vierde vereiste worden voldaan: er moet sprake zijn van verwarringsgevaar.

Verwarringsgevaar wordt over het algemeen aangenomen als aan de eerste drie vereisten wordt voldaan, maar er zijn omstandigheden denkbaar waarin dit toch niet het geval is, bijvoorbeeld als het gaat om hele beschrijvende handelsnamen. Zoals het er nu (november 2020) voor staat, zijn er in het geval van beschrijvende handelsnamen nog extra omstandigheden nodig die maken dat er sprake is van inbreuk. Of dat zo blijft, wordt momenteel door de Hoge Raad bekeken. Het helpt in een juridisch conflict hoe dan ook als je kunt laten zien dat er daadwerkelijk verwarring bestaat. Als afnemers zich bijvoorbeeld afvragen of de beide ondernemingen met elkaar te maken hebben (indirecte verwarring) of als gedacht wordt dat het ene bedrijf het andere is en vice versa (directe verwarring).

In het Four Seasons-geval is er ergens iets niet goed gegaan en heeft iemand zich vergist vanwege de naam.[1] Alhoewel beide bedrijven natuurlijk niet in dezelfde branche actief zijn (hotel vs. hovenier) kan er toch verwarring ontstaan vanwege de naam. Dat zal er mee te maken hebben dat het Four Seasons Hotel Resorts zo’n bekende naam/keten is en in feite een bekend merk.

Bescherming als merk

Als bedrijf kun je vertrouwen op je handelsnaam en de rechten die je daarmee opbouwt, maar dat is lang niet altijd voldoende. Het is lastig aan te tonen dat er verwarringsgevaar is met een ander bedrijf met dezelfde naam als dat bedrijf in een hele andere branche actief is, of in een heel ander gedeelte van het land. Handelsnaambescherming strekt zich alleen uit tot die gebieden waar een handelsnaam ook echt is gebruikt.

Bij een merk werkt dat anders. Merkbescherming ontstaat (op een enkele uitzondering na) niet door gebruik, maar door de registratie van een merk. Een merk wordt ingeschreven in bepaalde landen/een regio, zoals de Benelux of de EU. Het maakt daarbij niet uit of je je merk ook in dat hele gebied gebruikt. Pas na 5 jaar na inschrijving als merk heb je een gebruiksplicht: dan moet je het merk gebruiken voor de producten/diensten waarvoor je het hebt ingeschreven, in elk geval in een deel van het geclaimde gebied, anders loop je het risico dat je merk vervallen wordt verklaard. De bescherming strekt zich uit tot het hele gebied waar het merk is ingeschreven.

Op basis van een merkregistratie kun je tegengaan dat andere bedrijven een identieke of gelijkende merknaam gebruiken, zowel voor dezelfde producten/diensten, als voor soortgelijke producten/diensten. Bij bekende merken is die bescherming nog ruimer. Op basis van een bekend merk kan je als merkhouder optreden tegen identieke en overeenstemmende merken voor soortgelijke en niet-soortgelijke producten of diensten, als door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk. Er moet een bepaalde mate van overeenstemming zijn tussen het bekende merk en het aangevallen merk zodat het relevante publiek een verband, een link legt. Je hebt als houder van een bekend merk dus een ruimere bescherming dan als houder van een ‘gewoon’ merk. Zie daarvoor mijn eerdere blog.

Het is dus aannemelijk dat hotelketen Four Seasons op basis van het bekende merk Four Seasons kan optreden tegen andere Four Seasons-bedrijven – hotelketens of niet – zeker als de naam (ook) beschermd is als merk.

Als bedrijf doe je er hoe dan ook goed aan niet alleen te vertrouwen op bescherming van je handelsnaam op basis van het handelsnaamrecht, maar de naam ook in te schrijven als merk. Daarmee sta je een stuk sterker in geval van een conflict.

[1] Tenzij het natuurlijk een grap of fake news blijkt te zijn.


In de praktische handboeken voor ondernemers ‘IE in Bedrijf’ lees je alles over merken en inbreuk, met tal van voorbeelden uit de praktijk. In deel 1 IE in Bedrijf – Handelsnamen en merken wordt uitgebreid ingegaan op het merkenrecht en in deel 6 IE in Bedrijf – Inbreuk op IE-rechten, op het inbreukmakend gebruik van onder meer merken en wat rechthebbenden daaraan kunnen doen, maar ook hoe je je als aangesproken partij kunt verweren tegen claims. De serie is te koop bij de reguliere en online boekhandels (bijvoorbeeld: managementboek.nl) zowel in hard cover als eBook. Kijk voor een (gratis) te downloaden inkijkexemplaar op de website IE in Bedrijf.

 

De familie MOSZKOWICZ blijft onderwerp van juridische geschillen

Auteursrecht Robert Moszkowicz

Een paar dagen geleden was al in diverse media te lezen dat Robert Moszkowicz, broer van onder andere Bram Moszkowicz, het niet voor elkaar heeft gekregen om de VPRO te verbieden de televisieserie ‘De Maatschap’ uit te zenden.

Robert Moszkowicz vindt dat de VPRO met de serie inbreuk maakt op zijn auteursrechten op de autobiografie ‘De Straatvechter’. Moszkowicz probeerde daarmee bescherming te claimen op bepaalde feiten en gebeurtenissen die al voor het verschijnen van zijn boek openbaar waren. Dat is niet mogelijk, oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam terecht.

Auteursrecht rust niet op feiten. Er kan alleen auteursrecht worden geclaimd op werken die een ‘eigen, intellectuele schepping’ opleveren. Oftewel: creaties waarbij eigen – persoonlijke – keuzes zijn gemaakt. De auteur moet dus eigen, persoonlijke keuzes maken om auteursrecht te kunnen claimen. Dat is niet het geval bij feiten of gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden.

De Maatschap mag dus gewoon worden uitgezonden.

Merkrecht MOSZKOWICZ

Maar dit is niet het enige ‘Moszkowicz-geschil’ waarover deze week werd bericht. Twee jaar geleden was de naam MOSZKOWICZ al onderwerp van een merkenrechtelijk geschil (zie hierover mijn blog ‘Moszkowicz, Moszkowicz of Moszkowicz: wie heeft recht op het gebruik als merk?’), toen binnen de familie zelf. Dit keer bericht Advocatie dat het merk MOSZKOWICZ is ingezet om de Toneelgroep Maastricht te verbieden de naam ‘Moszkowicz’ te gebruiken voor het opvoeren van een toneelstuk over de komst en ondergang van voormalig advocaat Bram Moszkowicz.

Inzet van het geschil is het merk MOSZKOWICZ dat een van de Moszkowicz-broers, Max (jr.), heeft geregistreerd (tegen ditzelfde merk werd vorig jaar nog bezwaar gemaakt door David en Max (sr.) Moszkowicz, zoals hiervoor beschreven). Het merk is in 2015 ingeschreven voor onder andere ‘het samenstellen, produceren, regisseren, uitvoeren en presenteren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek- , amusements- en theaterprogramma’s’.

Bij merkregistraties is het zo dat het merk na inschrijving de eerste 5 jaar niet gebruikt hoeft te worden. Maar ná die 5 jaar geldt dat een merkregistratie vervallen kan worden verklaard voor die producten en/of diensten waarvoor het merk weliswaar is ingeschreven, maar waarvoor het niet is gebruikt.

Voor het merk MOSZKOWICZ geldt dat deze vijfjaarstermijn voorlopig nog niet voorbij is en Max Moszkowicz het merk dus ook nog niet hoeft te gebruiken voor bijvoorbeeld het uitvoeren van theaterprogramma’s. Hij kan zijn merkregistratie dus voorlopig nog inzetten tegen partijen zoals de Toneelgroep Maastricht. De vraag is alleen of dat na afloop van de vijfjaarstermijn nog steeds zo is. Hij zal het merk dan wel normaal moeten gebruiken. De advocaat van de Toneelgroep Maastricht vindt trouwens dat ‘Max de geslachtsnaam niet kan monopoliseren’, aldus Advocatie, maar dat is niet juist.

Een geslachtsnaam kan wel degelijk als merk worden gemonopoliseerd. Denk maar aan bekende merken, tevens geslachtsnamen, als Heineken, Philips, McDonalds, Karen Millen, Louis Vuitton, Ralph Lauren et cetera. Dat betekent natuurlijk niet dat je als merkhouder anderen kunt tegengaan hun naam als persoonsnaam te gebruiken, dus gewoon als (achter)naam in het dagelijkse verkeer. Maar je kunt anderen met die geslachtsnaam wel verbieden de naam als merk, dus ter onderscheiding van producten of diensten, te gebruiken.

Is dit alles nu vervelend voor de Toneelgroep Maastricht, dat de voorstelling heeft omgedoopt tot ‘De Advocaat’? Dat valt wel mee denk ik. Door deze actie hebben ze de nodige publiciteit gekregen wat waarschijnlijk meer bezoekers zal trekken die inmiddels wel weten dat ‘De Advocaat’ gaat over Bram Moszkowicz.

Meer weten over merken, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten? Download de (gratis) eBooks IE in Bedrijf via: www.ie-inbedrijf.nl.

H&M maakt merkinbreuk door gebruik van CHIEF op sweaters

Jeans Centre is houder van het merk CHIEF. Dit merk is ingeschreven voor kleding. Dat betekent dat Jeans Centre andere partijen kan verbieden het merk CHIEF, of een gelijkend merk, te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke producten.

H&M verkoopt deze sweater:

Jeans Centre is daar niet blij mee en vraagt H&M de verkoop te staken. Jeans Centre baseert zich bij dat verzoek op haar geregistreerde merk CHIEF. H&M vindt dat zij geen inbreuk maakt op het merk CHIEF waarna Jeans Centre een rechtszaak start.

Jeans Centre is van mening dat H&M inbreuk maakt op haar merkrechten door een identiek merk te gebruiken voor identieke producten (kleding). Tussen partijen bestaat geen discussie dat de producten identiek zijn. H&M is alleen van mening dat zij geen identiek merk gebruikt op haar sweaters: daar staat namelijk ook een indianenhoofd en het getal 17 op. De rechtbank in Amsterdam gaat daar niet in mee en oordeelt op 19 oktober 2016 dat het teken CHIEF op de sweaters van H&M wél identiek is aan het geregistreerde merk van Jeans Centre. Het teken CHIEF neemt namelijk een dominante plaats in op de sweaters:

“Het teken “chief” is immers als bovenste teken op de sweater geplaatst. Doordat de andere tekens daaronder zijn geplaatst, staat het teken “chief” daarmee los van de afbeelding van het indianenopperhoofd en ook geheel los van het als derde element op de sweater aanwezige cijfer “17”. Het teken “chief” neemt aldus op de sweater een zelfstandig te onderscheiden plaats in. Daar komt bij, zoals door Jeans Centre aangevoerd, [dat] het teken “chief” het enige woordteken op de sweater is. Het teken “chief” zal daardoor door de gemiddelde consument als eerste worden waargenomen. Aannemelijk is daarmee, zoals door Jeans Centre aangevoerd, dat de gemiddelde consument de onder het teken “chief” geplaatste afbeelding van een indianenopperhoofd slechts zal beschouwen als een verwijzing naar het voorgaande teken “chief”, aldus de rechtbank.

H&M maakt met de verkoop van de sweaters dus inbreuk op de merkrechten van Jeans Centre. H&M moet stoppen met het gebruik van het teken CHIEF, de aantallen geproduceerde en verkochte sweaters opgeven en de schade van Jeans Centre vergoeden. En daarbovenop: H&M moet € 37.087,71 aan proceskosten vergoeden (naast haar eigen advocaatkosten).

Al met al is de verkoop van de CHIEF-sweaters voor H&M een duur grapje gebleken. Opvallend vind ik dat er geen discussie is gevoerd over de vraag of H&M het teken ‘CHIEF’ wel als merk gebruikt op de sweaters. Kleding is bij uitstek geschikt voor allerlei opdruk, zoals woorden en andere versiering. Om als merkhouder een andere partij te kunnen verbieden eenzelfde merk te gebruiken, moet het (een – hier niet nader besproken – uitzonderingsgeval daargelaten) wel gaan om gebruik als mérk. Dus als onderscheidingsteken. CHIEF moet door H&M dus gebruikt worden ter onderscheiding van haar sweaters. Dat is naar mijn mening niet het geval. Het teken CHIEF is door H&M gebruikt als versiering. Ik denk niet dat er een consument is die denkt dat ‘ie een sweater van het merk CHIEF koopt, juist ook omdat het woord zo prominent en groot op de sweaters is afgedrukt.

Misschien iets voor hoger beroep?

Meer weten over (het belang van) de bescherming van handelsnamen en merken? Download het handboek IE in Bedrijf deel 1 – Handelsnamen en merken via www.ie-inbedrijf.nl of neem contact op.

Handelsnaam inschrijven? – let op onjuist advies van de KvK

De afgelopen jaren heb ik regelmatig (startende) ondernemers gesproken die een handelsnaam wilden inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK), maar daarbij te horen kregen dat dit niet kon omdat de naam al in het handelsregister stond. Onlangs kreeg ik een brief onder ogen van de KvK waarin dit met zoveel woorden staat:

De KvK meldt dus dat “het gebruik van een gelijkende naam wettelijk niet [is] toegestaan omdat dit tot verwarring kan leiden.” Er wordt geadviseerd een andere naam te kiezen. Maar is dit advies wel juist? Het antwoord laat zich raden: nee.

De handelsnaam is ‘de naam waaronder een onderneming wordt gedreven’. Deze definitie komt uit de Handelsnaamwet (artikel 1). Het recht op een handelsnaam ontstaat door het gebruik van die naam. Veel ondernemers denken ten onrechte dat het recht op een handelsnaam ontstaat bij de inschrijving van de naam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat dat gedacht wordt is – zeker gezien de ‘adviezen’ van de KvK zelf – niet zo vreemd, maar het is niet juist. De enkele inschrijving in het handelsregister geeft geen enkel recht.

Bovendien mag de KvK niet weigeren een handelsnaam te registreren. De Kamer van Koophandel checkt bij de aanvraag tot registratie van een handelsnaam of die naam al is ingeschreven. Als dat het geval is, wordt dat aan de aanvrager meegedeeld en is het vervolgens aan hem/haar om te bepalen of toch voor registratie wordt gekozen, dus uitdrukkelijk niet aan de Kamer van Koophandel. Een al bestaande inschrijving van dezelfde of een gelijkende naam in het handelsnaamregister hoeft namelijk helemaal niet te betekenen dat diezelfde naam niet gevoerd kan worden.

In artikel 5 van de Handelsnaamwet staat:
‘Het is verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.’

Of gebruik van een handelsnaam inbreuk maakt op een al bestaande gebruikte handelsnaam, hangt dus van diverse factoren af. In de eerste plaats moet worden gekeken of de namen gelijk(end) zijn, daarnaast of ze voor dezelfde soort activiteiten gebruikt worden en zo ja, of de gebieden waarin ze gebruikt worden overlappen. Als die drie vragen met ‘ja’ moeten worden beantwoord, moet nog aan een vierde vereiste worden voldaan: er moet sprake zijn van verwarringsgevaar. Dat wordt over het algemeen aangenomen als aan de eerste drie vereisten wordt voldaan, maar er zijn omstandigheden denkbaar waarin dit toch niet het geval is, bijvoorbeeld als het gaat om hele beschrijvende handelsnamen. Het helpt in een juridisch conflict als je ook kunt laten zien dat er daadwerkelijk verwarring bestaat. Als afnemers zich bijvoorbeeld afvragen of de beide ondernemingen met elkaar te maken hebben (indirecte verwarring) of als gedacht wordt dat het ene bedrijf het andere is en vice versa (directe verwarring).

Maar let op: ook als je geen gelijkende handelsnaam tegenkomt, betekent dat niet zonder meer dat je de naam kunt gebruiken. Een handelsnaam kan namelijk ook inbreuk maken op een geregistreerd merk. Een merkrecht biedt een veel ruimere beschermingsomvang dan een handelsnaam. Voorwaarde is wel dat het merk is ingeschreven in het merkenregister (gebruik telt in beginsel niet) en bovendien moet een merk – anders dan een handelsnaam – onderscheidend zijn voor de producten of diensten die ermee worden aangeboden.

Kortom: check voordat je een handelsnaam gaat gebruiken goed of je geen inbreuk maakt op rechten van anderen. Laat je daarbij goed adviseren en laat je niet leiden door ‘advies’ van de Kamer van Koophandel.

Meer weten over dit onderwerp? Download het (gratis) handboek voor ondernemers en bedrijven ‘IE in Bedrijf – Handelsnamen en merken’ via de website www.ie-inbedrijf.nl

IE in Bedrijf (deel 1): Handelsnamen en merken

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, ‘IE in Bedrijf Deel 1 – Handelsnamen en merken’, Legaltree Publishers: april 2015.

In deel 1 van IE in Bedrijf staat de vraag centraal: ‘Hoe positioneer ik mijn bedrijf het beste in de markt?’. Daarbij komt onder meer aan bod hoe het zit met handelsnamen en merken, het ontstaan ervan, de verschillen ertussen, hoe deze kunnen (of moeten) worden beschermd, de exploitatie van merken en handelsnamen en hoe inbreuk op een merk of naam is tegen te gaan.

Zie website IE in Bedrijf.