Merkenrecht: wat is een merk, welke soorten zijn er en hoe bescherm je een merk?

Marjolein Driessen

12 juni, 2023

Een merk is over het algemeen waardevol voor bedrijven en ondernemers. Dat geldt niet alleen voor de hele grote, bekende namen als Apple, Google en Amazon. Ook deze merken zijn klein begonnen en nu onvoorstelbaar veel waard.

Kijk maar naar de Top 20 ‘Best Global Brands’ van InterBrand waar Apple al jaren op nummer 1 staat, op afstand gevolgd door Microsoft, Amazon en Google:

Een goede bescherming van je bedrijfsnaam als merk, maar ook van de namen voor producten en diensten, is dus heel belangrijk. Ook voor kleine bedrijven. Met een (sterk) merk onderscheid je je van andere bedrijven die in hetzelfde segment actief zijn. Een registratie levert verschillende voordelen op en zorgt er onder andere voor dat je concurrenten die hetzelfde of een gelijkend merk gebruiken, kunt tegenhouden. Ook kun je andere partijen juist een licentie verstrekken en dus toestemming geven om het merk te gebruiken, onder voorwaarden zoals (natuurlijk) een financiële vergoeding. Maar het maakt ook dat je onderneming meer waard is op het moment dat je besluit het te verkopen.

Wat een merk nu precies is, welke soorten er zijn en hoe je een merk kunt beschermen lees je in dit blog.

Wat is een merk?

Een merk is een onderscheidingsmiddel. Met een merk zorg je ervoor dat jouw doelgroep weet dat bepaalde producten of diensten van jouw bedrijf afkomstig zijn. Daarmee weten ze ook dat een bepaalde kwaliteit gewaarborgd is. Een sterk merk is goud waard. De waarde van grote namen als Apple, Nike, Google en Coolblue wordt voor een groot deel bepaald door de merken die ze gebruiken. Maar ook als kleinere ondernemer is gebruik van een (sterk) merk belangrijk en waardevol; daarmee bouw je goodwill op en creëer je een eigen identiteit.

Welke soorten merken zijn er?

Een merk kan allerlei vormen aannemen. Zoals de wet het omschrijft:

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden’.

De bekendste soort is het woordmerk, dat bestaat uit letters en/of cijfers. Bijvoorbeeld een persoonsnaam als CHANEL of HEINEKEN, bestaande woorden als BLACK BANANAS of een fictieve naam als GOOGLE. Een woordmerk wordt over het algemeen geregistreerd en geschreven in hoofdletters, daaraan is het merk in bedrijfscommunicatie ook te herkennen.

Maar ook de speciale schrijfwijze van een woordmerk kan van belang zijn. In dat geval kan het woordmerk ook in die specifieke schrijfwijze worden geregistreerd, bijvoorbeeld:

Een merk kan ook bestaan uit een logo (ook wel: beeldmerk), al dan niet gecombineerd met een woord, zoals:

Een merk kan ook bestaan uit een logo (ook wel: beeldmerk), al dan niet gecombineerd met een woord, zoals:

Productvormen of de vormen van verpakkingen kunnen ook een belangrijk onderscheidingsteken zijn, waaraan consumenten de herkomst van het product kunnen herkennen. Denk bijvoorbeeld maar aan het bekende Coca-Cola-flesje dat is ingeschreven als vormmerk of de vorm van de verpakking van Toblerone:

Of wat te denken van kleuren, een patroon of een klank (via een notenbalk of digitaal bestand), een winkelinrichting (bijvoorbeeld de Apple store; zoals in 2014 geaccepteerd door het EU-Hof van Justitie) of een positiemerk zoals de rode zool van Louboutin:

(bron afbeeldingen: eu.christianlouboutin.com

Een positiemerk biedt bescherming voor een onderscheidend onderdeel van een product dat is aangebracht op een vaste plaats, zoals in dit geval de rode zool van de Louboutins. Een ander bekend voorbeeld van een positiemerk is het gele stiksel van de Dr. Martens-schoenen dat is vastgelegd als merk:

Een positiemerk kon tot enkele jaren geleden nog niet worden geregistreerd als merk. Een wetswijziging in 2019 heeft ervoor gezorgd dat dit soort merken, en ook andere niet-traditionele merken, zoals gebaren, hologrammen of bewegingsmerken, ook kunnen worden geregistreerd. Voorwaarde is wel dat duidelijk moet blijken uit de registratie wat nu precies het voorwerp van bescherming is. Oftewel: waar wordt bescherming voor geclaimd?

Recent is ook de bescherming van een multimediamerk, zoals animaties/filmpjes geaccepteerd. Merkenbureau Chiever heeft daarvoor een proefregistratieprocedure gevoerd bij het EU-merkenbureau, om helder te krijgen aan welke criteria zo’n multimediamerk, in dit geval een animatiefilmpje, moet voldoen. De aanvraag werd in eerste instantie afgewezen, met name omdat de video niet onderscheidend genoeg zou zijn en dus niet geschikt als merk (zie hierna).

In beroep werd de video toch toegelaten als merk. Daarbij is geoordeeld dat niet van belang is hoe lang of complex zo’n filmpje is. Er mogen geen zwaardere eisen worden gesteld aan dit soort merken dan aan de meer traditionele merken, zoals een woordmerk of logo.

Still uit het filmpje

Onderscheidend vermogen

Kortom, er zijn tal van manieren om je als bedrijf te onderscheiden van concurrenten. En dat is meteen ook een van de belangrijkste eisen die worden gesteld aan een merk: onderscheidend vermogen. Oftewel: het publiek dat het merk ziet, moet het ook echt herkennen als merk, als teken waarmee de producten of diensten die met dat merk worden aangeboden, worden onderscheiden van die van andere bedrijven.

Een beschrijvende aanduiding bijvoorbeeld, zoals ‘LEKKER ZWEMMEN’ voor zwemkleding, kan geen geldig merk zijn en een aanvraag zal door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) worden geweigerd. Een merk mag namelijk niet de kenmerken van een product (zoals: de soort, hoeveelheid, plaats of tijdstip van vervaardiging, de waarde, waarvoor het gebruikt wordt of de voordelen) beschrijven. Voor bedrijven is het vaak juist wel erg aantrekkelijk om een beschrijvend merk te gebruiken. De consument weet dan direct wat er te koop is, zodat met weinig marketingbudget een product snel kan worden gelanceerd. Op de lange(re) termijn levert het alleen niets op. Iedereen mag zo’n aanduiding gebruiken dus je krijgt er geen monopolie op.

Soms worden beschrijvende namen (denk bijvoorbeeld aan Vliegwinkel.nl) toch geregistreerd als merk. Dat kan alleen in uitzonderlijke situaties, als de naam als merk is ‘ingeburgerd’. Dat betekent dat het zo consistent en intensief is gebruikt, dat het publiek de naam is gaan herkennen als afkomstig van één bepaald bedrijf. Dit soort merken kent wel een groot nadeel: je kunt concurrenten namelijk niet beletten het merk in het gewone taalgebruik te hanteren.

Onderzoek vóórdat een merk wordt gebruikt

Wat erg belangrijk is en toch nog best vaak wordt vergeten of niet goed gedaan, is het doen van onderzoek naar de beschikbaarheid voordat je een merk gaat gebruiken of registreren. Het komt regelmatig voor dat een merk al in gebruik is door een ander bedrijf. Het is een dure grap om te moeten stoppen met het gebruik en vervolgens een ander merk te moeten verzinnen en in gebruik te moeten nemen. Het is niet heel erg moeilijk om een redelijk beeld te krijgen van de merken die al gebruikt worden en die een mogelijk risico vormen. Een zoektocht via Google levert vaak al een goed beeld op. Let wel: dit is bepaald niet volledig. Je doet er goed aan in elk geval ook het register van de KvK te checken en het relevante merkenregister. En daarnaast is belangrijk na te gaan of het merk nog vrij is als domeinnaam en als naam op de socials. Zo’n onderzoek kun je zelf doen, maar ook laten uitvoeren door een merkenjurist/advocaat die de risico’s vaak beter kan inschatten. Soms komen er merken naar voren die erg lijken op het beoogde merk, maar die bijvoorbeeld voor hele andere producten of diensten zijn geregistreerd of worden gebruikt, of die niet worden gebruikt of die om een andere reden wel of juist niet relevant zijn. Of andersom: een merk dat iets minder sterk lijkt, maar voor identieke producten of diensten wordt gebruikt of bekend is. Dat kan dan toch een probleem vormen. Een inschatting vooraf van de risico’s kan je een hoop ellende besparen.

Registratie geeft bescherming

Merkrechten in de Benelux en de EU ontstaan door een merk via het betreffende Benelux- of EU-merkenbureau te laten registreren. Gebruik van een merk is dus niet voldoende voor bescherming (anders dan dat bij een handelsnaam zo is). Degene die een merk het eerst registreert, kan in beginsel een ander beletten hetzelfde of een vergelijkbaar merk te gaan gebruiken. Als merkhouder krijg je dus een monopolie.

Bij de aanvraag van een merk moet precies worden aangegeven voor welke producten of diensten bescherming wordt geclaimd. Alleen voor die producten en diensten, krijgt de merkhouder dan bescherming. Ook die omschrijving luistert dus nauw. Een te ruime omschrijving kan extra, onnodige risico’s op bezwaren opleveren van oudere merkhouders terwijl een te beperkte omschrijving er juist voor kan zorgen dat je onvoldoende bescherming krijgt zodat je uiteindelijk niets kunt doen tegen anderen die een identiek of gelijkend merk gebruiken, maar voor producten of diensten waarvoor het merk niet is ingeschreven. Ook hiervoor geldt: goed advies van een merkenjurist of advocaat is belangrijk en voorkomt vaak hoge(re) kosten, een hoop tijd en negatieve energie.

Conclusie

Een goede bescherming van je merk(en) is goud waard en kan je op de korte en langere termijn veel gedoe en kosten schelen, maar ook een heleboel geld opleveren.

In de praktische handboeken voor ondernemers ‘IE in Bedrijf’ lees je alles over merken en andere intellectuele eigendomsrechten, met tal van voorbeelden uit de praktijk. In deel 1, IE in Bedrijf – Handelsnamen en merken, wordt uitgebreid ingegaan op de bescherming van merken en handelsnamen, de verschillen daartussen, wat je als rechthebbende kunt doen tegen inbreuk, maar ook hoe je je als aangesproken partij kunt verweren tegen claims. De serie is te koop bij de reguliere en online boekhandels (bijvoorbeeld: managementboek.nl) z

Over de auteur


Marjolein Driessen

Marjolein Driessen is specialist op het gebied van intellectuele eigendom (IE) en reclamerecht. Voordat zij op 1 april 2011 partner werd bij Legaltree, heeft zij ruim tien jaar als advocaat en merkengemachtigde geadviseerd omtrent alle aspecten van het IE-recht.

Meer van Marjolein Driessen

Lees meer
Lees meer
Lees meer
Is de Apple Store een merk?

IE en Reclame, Overheid en Onderneming


Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer