IP Update 1


Don’t forget the moral rights of architects!

At the Dutch museum ‘Naturalis’ (an internationally recognized authority on biodiversity) the ‘T.Rex in Town-exposition’ can now be visited. This exposition attracts many visitors, Dutch as well as from abroad. The rest of the museum is closed for a large-scale renovation in order to be able to deal with the increasing number of visitors.

That renovation led to a tough legal dispute over copyrights and the accompanying moral rights of the architect Fons Verheijen who originally designed the museum. The architect claimed that with the planned renovation his design would be crippled which could jeopardize his reputation. This can be seen as a violation of his moral rights (the so-called ‘droit au respect’). During the legal proceedings, the renovation of the museum could no longer be postponed and had already started. Stopping the renovation and turning it back would be a disaster for Naturalis. Yet, that is what the court in interim injunction proceedings did: Naturalis had to stop the renovation until the court in the simultaneous proceedings on the merits would decide whether the renovation would mean an infringement of the rights of the architect.

But then the parties settled: the only thing the architect could do was claim a high amount of damages. And the only thing Naturalis could do was pay. Ignoring the moral rights of the architect cost Naturalis 1.5 Million Euros… An expensive lesson. Hopefully the visitors do not have to pay for that.

Animal drinks

Over 10 years ago, a legal battle started between Red Bull and the Dutch coffee shop operator The Bulldog. This battle was caused by the registration and use of the trademark THE BULLDOG for energy drinks.

In the opinion of Red Bull this trademark was confusingly similar to its own RED BULL mark, or at least The Bulldog would take unfair advantage of or could be detrimental to the reputation of Red Bull’s well-known trademark.

The clash between the bulls ended up in a complicated legal battle about interpretation of law which – via the Dutch Supreme Court – even went all the way up to the highest European Court, the European Court of Justice in Luxemburg. The European Court gave its judgment and after referral decisions and more than 10 years of legal battle the court of appeal in The Hague simply ruled that the trademarks could not even be considered similar. As a consequence, to put it as simply as possible: in the view of this court Red Bull did not have a case and the court did not have to look into all the legal nitty-gritties that the parties had been debating about for years. Looking at the past, we would be surprised if this judgment is really the end of this sage. Red Bull is probably not ready to give up yet…


Sometimes the strength lies in its simplicity

The Dutch like beschuit, unique to the Netherlands and best described as a kind of dry, crunchy and brittle toast, always round of shape. This typical breakfast materialplays an important role in a typically Dutch tradition to celebrate the arrival of a baby (if you wonder, search for: ‘beschuit met muisjes’). The usual packaging for beschuit is a tight foil wrapping, which opens from the top. One disadvantage: how to get the biscuits out of the wrapping without breaking them… A problem that many Dutch experienced for decades, and which was solved by a Dutch man, Mr. Tempel, in 1999. He made a cut-out in the beschuit, which acts as a finger hold and filed a patent for this invention. A very simple but genius solution that is appreciated by many. Not surprisingly, premium biscuit brands wish to offer their customers with premium handling comfort provided by this cut-out technique, preferably without paying royalties to Mr. Tempel.

Two Dutch biscuit players, Bolletje and Van der Meulen, have tried to invalidate the beschuit patent, without success. This ended in entering into a license agreement with Tempel.

Recently, Continental Bakeries (CB) also wanted to have cut-out beschuit. CB invited Tempel for a meeting to discuss a license. For health reasons Tempel was not able to join any discussions at that moment and he asked for some patience. CB’s patience was tested and apparently it did not have much. Instead awaiting better moments, it initiated invalidity proceedings, once more trying to wipe the patent. CB stated that the claimed solution, as simple as it is, is obvious and cannot be considered a patentable invention. A wrong assessment and likely prompted by hindsight. Again, a multimillion company could not stand up against the patent of Mr. Tempel. After this defeat, at the end of 2016 in other court proceedings, CB tried to force Tempel to grant a license on the patent after all. But also these proceedings turned out in Tempel’s advantage, leaving CB empty handed.

Registered design rights prove valuable again

Every now and then the value of registered design rights (‘RCDs’ – Registered Community Designs) becomes clear in lawsuits over design protection. RCDs appear to be a hidden IP-secret.

Recently, a new toy was launched: small plastic Velcro play balls in various colours named ‘Bunchems’. By ‘sticking’ these play balls to each other, many forms and figures can be made. The manufacturer, Spin Master, has protected the play balls i.a. with an RCD for the fluffy design of the play balls.


As in many cases, successful products can count on being copied. High5 sells almost identical small plastic Velcro play balls in various colours: ‘Linkeez’. Spin Master started interim injunction proceedings based on its registered EU design rights and won: the Linkeez play balls infringe the design rights of the Bunchems play balls. The interlocutory judge deems the RCD of Spin Master to be valid and the Linkeez play balls to be infringing. Besides being prohibited to use the Linkeez play balls in all EU-countries, High5 needs to publish a rectification.

This newsletter can also be received automatically by e-mail. If you would also like to receive our IP Updates by e-mail, please subscribe via ipupdate@legaltree.nl

Antwoord: ja, de LAMZAC® hangout © heeft (voorlopig) gewonnen van Kaisr

In april schreef ik een blog over de nieuwste rage voor deze zomer: de zogenoemde hangout. Een ligzak die wordt gevuld met lucht en daardoor overal mee naartoe te nemen is. Het oorspronkelijke idee voor deze ligzakken komt – naar eigen zeggen – van Marijn Oomen. De ligzak van Oomen die nu door Fatboy wordt vermarkt heet Lamzac:

Bron: fatboy.com

De Lamzac ligzak is geregistreerd als EU-model. Een verstandige zet. Een modelregistratie biedt namelijk allerlei voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld het auteursrecht, dat automatisch en zonder kosten ontstaat, maar veel lastiger aan te tonen is. Door vormgeving als model te registreren heb je een registratiebewijs voorhanden en dat alleen al maakt dat concurrenten vaak wel uitkijken om een vergelijkbaar product op de markt te brengen.

Massive Air startte begin dit jaar een crowdfundingsactie via Indiegogo voor haar nieuwe product, de ‘Kaisr Original’. Net als de Lamzac Hangout is ook de Kaisr Original een met lucht te vullen ligzak:

Bron: indiegogo.com

Oomen en Fatboy vinden dat de Kaisr Original teveel lijkt op de Lamzac Hangout. Massive Air trekt zich daar echter niets van aan. De Kaisr Original is wat aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke model dat op de markt zo

Model technisch bepaald?

Massive Air vindt (1) dat de modelregistratie van de Lamzac niet geldig is en (2) dat de Kaisr Original geen inbreuk maakt. Zij voert aan dat (een aantal van) de uiterlijke kenmerken van de Lamzac technisch bepaald zijn. Dat wil zeggen dat de vormgeving zo is gekozen omdat dat een bepaalde technische/functionele uitkomst biedt. De ligzak moet bijvoorbeeld lang en stabiel genoeg zijn om op te kunnen liggen. De ligzak moet snel te vullen zijn en de lucht moet er snel uit kunnen. De ligzak moet gesloten kunnen worden en in lege toestand zo min mogelijk plek innemen, maar wel sterk zijn.

(Uitsluitend) technisch bepaalde vormgeving kan niet worden beschermd op basis van het modellenrecht of auteursrecht. De rechter gaat daar in de uitspraak van 13 mei jl. deels in mee, maar vindt de twee lange buisvormen die bij het hoofdeinde samenkomen in een iets verhoogde (‘kano’)punt, met centraal in de lengterichting één smalle diepe spleet, vormgevingskenmerken waarbij sprake is van voldoende ontwerpvrijheid. Die zijn dus modelrechtelijk beschermd.

Eerdere ligzakken

Dan is het de vraag of de Kaisr Original inbreuk maakt. De rechter kijkt voor die beoordeling niet alleen naar de twee producten, maar ook naar producten met een vergelijkbare vormgeving die al bestonden. Een daarvan is de zogenoemde ‘Sensory Pea Pod’:


Brexit: wat gebeurt er nu met EU-merken en EU-modellen?

Een EU-merk (voorheen: ‘Gemeenschapsmerk’) en een EU-model (‘Gemeenschapsmodel’) geven de houder rechten voor alle landen van de Europese Unie. Met zo’n merk of model kun je anderen verbieden een vergelijkbaar merk of model te gebruiken, in álle landen van de EU. Zelfs als je als houder dat merk of model niet eens gebruikt in een bepaald EU-land.

Sinds de introductie van het EU-merk in 1996 en het EU-model eind 2001 hebben we alleen de situatie gehad dat er een nieuw land toetrad tot de EU. Dat betekent dat bestaande EU-merk- en modelregistraties zich automatisch uitbreiden tot deze nieuw toetredende landen. Niet eerder hebben we de situatie gehad dat een land uit de EU stapt. Tot 24 juni 2016, de dag dat bekend werd dat het Verenigd Koninkrijk (hierna: ‘UK’) de EU zal verlaten.

Wat betekent een Brexit nu eigenlijk voor bestaande EU-merken en -modellen?

Op de korte termijn zijn de gevolgen te overzien. Het zal nog een hele tijd duren voordat de onderhandelingen over Brexit zullen zijn afgerond en het UK dus daadwerkelijk de EU verlaat. Tot die tijd strekken de EU-rechten zich nog gewoon uit tot het UK.

Het daadwerkelijke vertrek van het UK uit de EU heeft natuurlijk consequenties en roept allerlei vragen op. Worden de EU-rechten automatisch omgezet in een EU-merk/-model en een nationaal recht voor het UK? Moeten de merk- en modelhouders een geheel nieuwe merk- of modelregistratie aanvragen voor het UK als ze daar bescherming willen? Wat wordt de taal waarin procedures bij het Europese Merken- en Modellenbureau (‘EUIPO’) worden gevoerd, nu voor gebruik van de huidige eerste taal (Engels) geen aanknopingspunten meer zullen bestaan? Hoe zit het met beslissingen van rechters die een verbod hebben uitgesproken voor de gehele EU? Zijn die beslissingen straks niet (meer) uitvoerbaar in het UK? En zijn beslissingen van UK-rechters die gelding hebben voor de hele EU straks niet meer uitvoerbaar? Hoe moeten bedrijven omgaan met licenties en andere overeenkomsten waarin ze het gebruik van een EU-rechten door een andere partij hebben geregeld?

Tal van vragen dus en bedrijven doen er goed aan hierover na te denken en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, waar mogelijk, ruim voordat het UK de EU daadwerkelijk verlaat.

Hoogste Europese rechter kent ruime modelrechtelijke bescherming toe aan kleding

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 19 juni jl. een arrest gewezen, dat naar mijn mening met enthousiasme ontvangen mag worden door de mode-industrie.

Naast auteursrechtelijke bescherming, kunnen kledingontwerpen zonder nadere formaliteiten ook (mogelijk) aanspraak maken op modelrechtelijke bescherming: het zogenaamde niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel met een geldigheidsduur van drie jaar. Deze modelrechtelijke bescherming heeft een aantal voordelen, waarover ter afsluiting meer.

Wanneer heeft een model een ‘eigen karakter’?

Als model kan worden beschermd het nieuwe uiterlijk van een op industriële of ambachtelijk wijze vervaardigd voorwerp met een eigen karakter. Een kledingstuk is een dergelijk voorwerp. Het is immers op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd. Mits het kledingstuk een nieuw uiterlijk en een eigen karakter heeft, kan het dus (ook) rekenen op modelrechtelijke bescherming.

Een model is nieuw zolang niet eerder een identiek model (in dit geval dus: kledingstuk) voor het publiek beschikbaar is gesteld. Deze eis lijkt mij helder. Minder duidelijk is echter de eis van het ‘eigen karakter’. Het Europese Hof heeft zich nu uitgelaten wanneer daarvan sprake is.

Een model heeft een eigen karakter als de algemene indruk die dat model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die door een of meer afzonderlijk beschouwde oudere modellen gewekt wordt, aldus het Hof. Bij de vraag of een bepaald kledingstuk een ‘eigen karakter’ heeft, moet dit kledingstuk dus steeds één-op-één met oudere kledingstukken worden vergeleken en niet met een fictieve indruk die gebaseerd is op een combinatie van afzonderlijke kenmerken van oudere kledingstukken. Deze uitleg strookt overigens met de auteursrechtelijke regel dat de vereiste creativiteit van een kledingontwerp kan zitten in de keuze voor een specifieke combinatie van elementen, ook als deze elementen op zichzelf beschouwd al te kennen zijn uit andere ontwerpen (maar dus niet in combinatie in één ontwerp).


Daarnaast kwam in de zaak voor het Europese Hof ook de vraag aan bod wie moet bewijzen of het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel een ‘eigen karakter’ heeft. Moet de (mogelijke) houder van het model dit aantonen om zich met succes op zijn modelrecht te kunnen beroepen, of is er een vermoeden van geldigheid en kan de gedaagde het gestelde ‘eigen karakter’ alleen in verweer onderuit halen door het tegendeel te bewijzen? Het Hof kiest voor de laatste insteek en oordeelt dat de rechter in beginsel mag uitgaan van de geldigheid van het model, mits de houder aangeeft welk kenmerk of welke kenmerken volgens hem zijn model een ‘eigen karakter’ geven.

Goed nieuws voor de mode-industrie

Het Hof legt de beschermingsdrempel dus laag. Zolang de beweerdelijke inbreukmaker er niet in slaagt één ouder kledingstuk te vinden dat eenzelfde algemene indruk wekt, dan heeft het nieuwe kledingstuk dus het vereiste eigen karakter en kan het zonder nadere formaliteiten drie jaar lang rekenen op modelrechtelijke bescherming.

De situatie dat een kledingontwerp respectievelijk –stuk wel auteursrechtelijk beschermd zou zijn, maar niet op grond van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, of andersom, lijkt nu moeilijk voorstelbaar. Althans in Nederland, want in sommige andere Europese landen wordt de lat voor auteursrechtelijke bescherming door de rechter een stuk hoger gelegd dan bij ons, in het bijzonder als het gaat om fashion en toegepaste kunst. Met deze beslissing lijkt ook in die landen nu (modelrechtelijke) bescherming van kledingontwerpen beter binnen handbereik te zijn.

Het grote voordeel van (samenlopende) Gemeenschapsmodelrechten is dat een Gemeenschapsmodel gelding heeft in de hele Europese Unie, terwijl auteursrechten nog steeds nationaal bepaald zijn. Anders dan bij auteursrechten resulteert een succesvol beroep op een Gemeenschapsmodel dan ook in principe in een verbod voor de héle Unie.

Goed nieuws dus voor de mode-industrie in haar strijd tegen imitators en meelifters.

Fabeltjes over intellectuele eigendom…

Èlke (startende) onderneming heeft ermee te maken: intellectuele eigendom (IE) – zoals auteursrecht, merken, handelsnamen et cetera. Het komt in de praktijk heel vaak voor dat bedrijven zich dat niet realiseren en zich niet of onvoldoende laten adviseren omtrent juiste en adequate bescherming, met alle gevolgen van dien. Er bestaan bovendien nogal wat misverstanden over IE-rechten en de bescherming daarvan, zoals de volgende fabeltjes:

Fabeltje: “met een KvK-registratie is mijn naam goed beschermd…”


De inschrijving van een handelsnaam bij de KvK an sich biedt geen bescherming tegen bedrijven met dezelfde of een sterk gelijkende naam. Bij handelsnamen gaat het om het feitelijke gebruik dat in de praktijk van de naam wordt gemaakt. Daarmee wordt bescherming verkregen, zij het beperkt. Er kan alleen worden opgetreden tegen gebruik door derden van een gelijke(nde) handelsnaam indien verwarringsgevaar aanwezig is. Slechts indien de plaats van vestiging en de aard van beide ondernemingen overeenkomen, kan verwarringsgevaar zich voordoen. Als de handelsnaam (ook) als merk wordt geregistreerd, is de bescherming ruimer en beter en kan in veel meer gevallen worden opgetreden (in sommige gevallen bijvoorbeeld tegen gebruik van de naam door derden als domeinnaam of als AdWord).

Fabeltje: “breng 7 verschillen aan en een product maakt geen inbreuk…”


Vaak wordt gedacht dat wanneer de vormgeving van een product, zoals bijvoorbeeld een tas, tafel, schoenen, jeans et cetera op 7 punten verschilt van die van een ander product, dat dan nooit inbreuk wordt gemaakt. Niemand weet waar dit fabeltje vandaan komt, maar er is niets van waar. In sommige gevallen kunnen zelfs vijftig verschillen te weinig zijn en wordt toch geoordeeld dat sprake is van inbreuk op auteursrechten of op modelrechten.